Персональний сайт Катерини Сопової Концепція недобросовісності заявника у законодавстві про торговельні марки продовжує залишатись мрією… - Катерина Сопова - Персональний сайт

Концепція недобросовісності заявника у законодавстві про торговельні марки продовжує залишатись мрією…

Катерина Сопова, к.ю.н., патентний повірений, судовий експерт у сфері інтелектуальної власності

Україна так довго чекала на зміни законодавства щодо торговельних марок, і нарешті було прийнято  законопроєкт 2258 (Закон № 815-IX від 21.07.2020)[1]. Особливим був запит на зміну норм щодо підстав для відмови у наданні правової охорони позначенням: вони сприймалися неоднозначно, що призводило до різної практики їх застосування. Безумовним лідером серед підстав для відмови у спорах щодо торговельних марок (далі – ТМ), є «введення в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги». Їй відведено друге місце після схожих настільки, що їх можна сплутати позначень з більш ранніми знаками інших осіб. На жаль, ця підстава також лідирує серед найбільш невизначених. Досі триває суперечка щодо віднесення її до абсолютних чи відносних підстав для відмови у наданні ТМ правової охорони. Більше про це можна почитати за посиланнями http://www.ndiiv.org.ua/Files2/2009_6/11.pdf http://www.inprojournal.org/uk/3-65-2012/

Різниця між абсолютними та відносними підставами

Абсолютні підстави для відмови в наданні правової охорони ТМ дозволяють без зіставлення з іншими об’єктами оцінити сутність заявленого на реєстрацію позначення, його здатність виконувати функції торговельної марки, зокрема основну функцію – розрізняльну. Відносні підстави повинні дати відповідь на питання, чи не буде заявлене позначення (навіть, якщо воно має розрізняльну здатність та не вводить споживача в оману тощо), у разі його реєстрації, порушувати права та інтереси третіх осіб на інші об’єкти, зокрема на торговельні марки, які вже охороняються.

Отже, «абсолютні» підстави для відмови охоплюють випадки, коли існує невідповідність між торговельною маркою (її сутністю) та товарами і/або послугами, для яких просять правової  охорони, відносно особи заявника чи власника свідоцтва. А «відносні» підстави для відмови спрямовані на дотримання більш ранніх прав, набутих третіми особами.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон і, сподіваємось, надалі вже з назвою «Про охорону прав на торговельні марки») не має прямого зазначення стосовно поділу підстав на абсолютні та відносні, однак по суті всі абсолютні підстави містяться у пп. 1, 2 ст. 6, відносні – у пп. 3, 4 Закону. У Регламенті Ради ЄС 2017/1001[1],  вони прямо називаються:   Article 7 «Absolute grounds for refusal», Article 8 «Relative grounds for refusal».

Однак, чи були такі підстави чітко класифіковані із внесенням змін до Закону?

Нові положення Закону № 815-IX від 21.07.2020

У пояснювальній записці до законопроєкту 2258 зазначається, що «метою прийняття проекту Закону є забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на торговельні марки і промислові зразки із правом Європейського Союзу» У п. 2 пояснювальної записки є посилання на нормативні акти, серед яких чомусь «старий» Регламент Ради ЕС:  «Запропонованим проектом Закону передбачається імплементація вимог статей 204-207 Угоди про асоціацію (…) Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 року про торговельну марку Співтовариства у національне законодавство» [2].

Чому у пояснювальній записці міститься посилання на застаріле законодавство ЄС? Просто один і той же проект подається вчетверте, а в Мінекономіки або не знали, що відповідне законодавство зазнало змін у 2016 та 2017 роках (хоча про це зазначалося у висновку Комітету з євроінтеграції Верховної ради України), або не вважали за потрібне ще раз переглянути подані проекти вимогам часу.

Чи відповідають внесені зміни положенням Угоди про асоціацію та Регламентам Ради ЄС в новій та в попередній редакції? В окремих положеннях так, але не стосовно критерію про введення в оману щодо особи. Ч. 2 статті 193 Угоди про асоціацію повторює статтю 7(1)(g) Регламенту Ради ЄС 2017/1001[3] визначає абсолютну підставу для відмови у наданні правової охорони для торговельних марок, які носять такий характер, що «вводять споживача в оману, наприклад щодо характеру, якості або географічного походження товару чи послуги».

Текст законопроєкту 2258, прийнятий у першому читанні, відповідав Угоді про асоціацію, але до нього між першим та другим читанням було внесено безліч поправок і «на виході» підставу про введення в оману було поділено на дві – одну абсолютну, іншу відносну:

«не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження;

можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу».

І тут виникає закономірне питання. Введення в оману щодо особи – це абсолютна чи відносна підстава і як її застосовувати?

Зараз ми маємо правову невизначеність щодо застосування цієї підстави та суперечливу судову практику. При таких самих обставинах в одних справах її застосовують як відносну, в інших як абсолютну.

Нещодавно на «абсолютність» підстави прямо було зазначено у Рішенні Верховного суду у справі № 910/11158/17 про визнання недійсним свідоцтва на знак на підставі того, що він вводить в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме щодо позивача, який використовував позначення раніше, ніж подана заявка на знак[4]. Верховний Суд навіть наводить приклади застосування підстави у рішенні:

«Припис абзацу п`ятого пункту 2 статті 6 Закону є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості, наприклад, позначення «вода» для горілчаних виробів; «французьке вино» на етикетці товару українського виробника)». З огляду на те, що в обґрунтування позову позивач посилався саме на приписи абзацу п`ятого пункту 2 статті 6 Закону, судам у вирішенні спору, насамперед, належало встановити визначені законом підстави застосування абзацу п`ятого пункту 2 статті 6 Закону та з`ясувати, чи існують підстави для застосування до спірних правовідносин приписів абзацу п`ятого пункту 2 статті 6 Закону (з огляду на абсолютність визначеного ним критерію для відмови у наданні правової охорони)».

 Пропоную розглянути всі варіанти. Можливо, насправді Закон дає нам чітку вказівку на приналежність цієї підстави до відносних або абсолютних, а суперечка з цього приводу більш ніж 15 років триває даремно.

Введення в оману щодо особи – абсолютна підстава?

По-перше, ця підстава вказана у пункті 2 ст. 6  Закону саме серед абсолютних підстав для відмови. По-друге, чи може формулювання «вводить в оману щодо особи» вказувати на іншу особу, а не на особу заявника/власника ТМ?

Логічно, що так, оскільки всі відносні підстави (пп. 3, 4 ст. 6 Закону) вказують на інших осіб: «торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи», «торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України», «комерційними найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам», «торговельними марками, що використовуються іншою особою в іноземній державі», «промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам».

Крім того, Методичні рекомендації Укрпатенту також вказують на те, що підстава є абсолютною: «для визначення того, чи є заявлене позначення оманливим або таким, що може ввести в оману, експерт повинен проаналізувати смислове значення кожного елемента, що входить до складу позначення»[5].

В рекомендаціях Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – ВОІВ) прямо зазначається, що «Товарним знакам, які можуть ввести в оману споживачів відносно характеру, якості або будь-яких інших властивостей товарів або їх географічного походження, право на реєстрацію не надається в інтересах суспільства. В цьому випадку реалізується тест на неправильність смислового значення самого товарного знаку, коли той асоціюється з товарами, для яких пропонується. Цей тест слід чітко відрізняти від тесту на небезпеку змішування в споживачів при використанні тотожних або схожих товарних знаків на ідентичні або однорідні товари»[6].

У законодавствах інших країн ці критерії також розділені: введення в оману – це абсолютний критерій, схожість позначень – це сплутування/змішування і належить до відносних критеріїв.

Введення в оману щодо особи – відносна підстава?

В Україні почали застосовувати підставу про введення в оману щодо особи як відносну через статтю 16 Закону в попередній редакції, де введення в оману щодо особи вказувалось як один із наслідків використання тотожних чи схожих зареєстрованому знаку позначень. Цікаво, що таких наслідків було два, а саме сплутування позначень та введення в оману щодо особи, і вони ніколи не розділялись, не було якогось відмінного їх застосування чи встановлення.

Новим законом № 815-IX в статті 16 введення в оману заміняють європейською концепцією «виникнення асоціації з торговельною маркою», оскільки введення в оману як наслідок просто дублювало концепцію сплутування/змішування позначень.

Крім того, застосування підстави введення в оману щодо особи як відносної призводить до правової невизначеності.

По-перше, торговельна марка не виділяє будь-яких осіб на ринку, а вказує саме на джерело походження товару. Тому формулювання «введення позначенням в оману щодо особи» є неправильним: неможливо встановити будь-які неправильні асоціації щодо особи. Для вирізнення осіб на ринку існує інший об’єкт інтелектуальної власності  – комерційне найменування, торговельна марка вирізняє товари та послуги цих осіб. Крім того, торговельні марки можливо реєструвати на ім’я фізичних осіб, що унеможливлює введення в оману щодо них, оскільки зазвичай це може бути генеральний директор компанії або власник малого чи середнього бізнесу, прізвище якого не може асоціюватись з конкретною ТМ.

Функція ТМ вказівки на походження товару чи послуги (НЕ особи) означає, що споживач вирізняє товар, який продається під торговельною маркою від товарів під торговельними марками інших виробників. Також торговельна марка може вирізняти товар з власного асортименту виробника. Фактично споживач може не знати особу виробника, а просто довіряє тому, хто виступає на ринку з товаром, що позначений окремою торговельною маркою. На підтвердження цієї тези, просто подумайте хвилинку, чи знаєте ви ім’я виробника, наприклад молочної продукції або мийних засобів, які купуєте, чи лише торговельні марки, які їх позначають?

По-друге, застосування підстави про введення в оману щодо особи як відносної нівелює систему реєстрації торговельних марок, яка заснована на першості у поданні заявки, оскільки як передбачено п. 6 ст. 5 Закону право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання. Водночас Законом не передбачено, що підстава про введення в оману повинна застосовуватись зважаючи на першість у реєстрації чи поданні заявки.

Покажемо це на простій ситуації. Два виробники використовували на ринку схожі позначення. Один з них подав на реєстрацію та отримав свідоцтво на ТМ раніше, ніж інший. Закон «говорить», що не реєструються позначення, які є схожими з ТМ раніше зареєстрованими, а також, які вводять в оману щодо особи. Перший виробник подає позов про визнання свідоцтва недійсним на підставі схожості, а другий подає зустрічний позов на підставі введення в оману щодо особи, оскільки він вже використовував це позначення до дати подання заявки на раніше зареєстрований знак і у споживача виникли певні асоціації саме з ним. Водночас такі асоціації з часом можуть змінюватись через інтенсивність використання того чи іншого позначення на ринку. Дійсно, навіщо власнику пізніше зареєстрованого знака посилатись на обмежене право попереднього користування, якщо є введення в оману щодо особи.

Добре, скажете Ви, введення в оману – це абсолютна підстава, але ж є особи, які подають на своє ім’я позначення інших виробників з недобросовісними намірами і виникає закономірне питання…

Що робити із недобросовісними заявниками?

Все, як завжди, давно придумали за нас. Просто потрібно передбачити підставу для визнання свідоцтва на ТМ недійсним, якщо заявка подана заявником недобросовісно (bad faith). Якщо Україна приводила законодавство до Регламенту Ради ЄС, то в ньому концепція недобросовісного заявника передбачена статтею 59 (1) (b) Регламенту Ради ЄС 2017/1001.

Так, торговельна марка ЄС визнається недійсною за заявою у Відомство або на підставі зустрічного позову в ході провадження у справі про порушення прав, коли заявник діяв недобросовісно при поданні заявки на торговельну марку.

Цікаво, що «натяк» на таку концепцію був у тексті законопроєкту 2258, прийнятому у першому читанні, але стосувався лише недобросовісних агентів чи представників осіб з іноземних держав, а не будь-яких недобросовісних осіб: «не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які (…) є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема асоціювати, з торговельними марками, які використовуються іншою особою в іноземній державі, якщо заявка подана заявником недобросовісно, зокрема подана від свого імені агентом чи представником цієї особи в розумінні статті 6 septies Паризької конвенції без її дозволу і відсутні докази, що обґрунтовують таке подання, за наявності заперечення цієї особи»[7].

З посиланням на те, що концепція недобросовісності заявника є незрозумілою, слова «якщо заявка подана заявником недобросовісно» прибрали і насправді суть від цього не помінялась, крім того, що концепції як не було, так і не буде в Законі. Але не можна погодитись з тим, що ця концепція є незрозумілою, коротко про неї далі…

Концепція недобросовісності заявника

Застосовуючи закони формальної логіки, ця концепція є досконалішою та зрозумілішою, ніж введення в оману щодо особи, оскільки «описує» недобросовісні дії заявників, а не посилається, на відміну від введення в оману, на виникнення певних асоціацій, які неможливо довести. До того ж, Керівництвом з експертизи EUIPO[8] розкривається тлумачення цієї концепції та основні фактори, які вказують на недобросовісність при поданні заявки. Бери, списуй, посилайся, аналізуй, вивчай судову практику… і стане все зрозумілим.

Недобросовісність в ЄС визначають як поведінку, яка відхиляється від загальноприйнятих принципів етичної поведінки або чесної комерційної і ділової практики. Підстава недобросовісності застосовується там, де з доречних та послідовних факторів видно, що власник торговельної марки ЄС подав заявку на реєстрацію не з метою справедливої участі у конкуренції, а з наміром підриву інтересів третіх сторін, способом, що не відповідає чесній практиці, або з наміром отримати виключне право для цілей, відмінних від тих, що підпадають під функції торговельної марки, зокрема основної функції зазначення походження.

Для цього враховуються окремі фактори, наприклад:

  1. Заявник знає або повинен був знати, що третя сторона використовує тотожне або схоже настільки, що його можна сплутати позначення.
  2. Нечесний намір з боку власника поданої заявки – суб’єктивний фактор, який повинен визначатися з посиланням на об’єктивні обставини. Наприклад, може бути встановлено, що заявка подана з метою отримання фінансової компенсації або використання репутації торговельної марки, яку здобула інша особа.
  3. Хоча система реєстрації не вимагає, щоб власник торговельної марки під час подання заявки мав намір використовувати її, це також може розглядатись як вказівка на нечесний намір, якщо згодом стане очевидно, що єдиною метою подання було запобігання виходу третьої особи на ринок[9].

Перелік факторів можна продовжувати, посилаючись на судову практику ЄС або створювати свою. І випливає, що концепція недобросовісності заявника є більш зрозумілою та відповідає діям недобросовісних осіб, ніж введення в оману щодо особи.

І наостанок…

Що робити, якщо Законом № 815-IX не передбачено таку концепцію?

На жаль, єдиним виходом залишається «невизначене» введення в оману щодо особи і застосування підстави як відносної. Представникам сторін залишається надалі просто «молитись» на відповідну позицію суду у справі. Тут нічого не поробиш, адже шанси 50 на 50. Крім того, на жаль, неможливо послатись на видачу свідоцтва на ТМ, поданої недобросовісною особою, внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб (підпункт «в» п. 1 ст. 19 Закону), оскільки неможливо довести наявність більш ранніх прав.

Ну а далі… Як завжди, потрібно змінювати наше законодавство, яке так і не було приведено до вимог європейського попри заявлену мету. І в цьому контексті хочу звернути увагу на законопроєкт № 2659 від 20.12.2019[10], який прямо передбачає «bad faith» у статті 19 Закону:

«Стаття 19. Визнання свідоцтва недійсним

1. Свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

г) видачі свідоцтва внаслідок недобросовісного подання заявки».


[1] Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1506417891296&uri=CELEX:32017R1001

[2] Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом № 2258 від 11.10.2019 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67063

[3] Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1506417891296&uri=CELEX:32017R1001

[4] Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 26.09.2019 у справі № 910/11158/17 http://reyestr.court.gov.ua/Review/84626233

[5] Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, опубліковані на сайті Державного підприємства «Український інститут промислової власності», затверджено наказом ДП «Укрпатент» від 07.04.2014 № 91 із змінами, внесеними наказом ДП «Укрпатент» від 22.01.2016 № 8. URL: http://www.uipv.org/i_upload/file/metod-rek-tm-08022016.pdf.

[6] Основи інтелектуальної власності / [наук.-метод. вид-ня / ред. Г.І. Якіменко]. К.: Юридичне видавництво «Ін Юре», 1999. C. 180

[7] Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом № 2258 від 11.10.2019 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67063

[8] Guidelines for Examination in the Office, Part A, General Rules. Enlargement. Page 4-5. URL: https://euipo.europa.eu/

[9] Там само.

[10] Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності № 2659 від 20.12.2019. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67749


[1] Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом № 2258 від 11.10.2019 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67063

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» № 815-IX від 21.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-IX#Text