Персональний сайт Катерини Сопової ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ - НАЗВА ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ - Катерина Сопова - Персональний сайт

ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ – НАЗВА ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Катерина Сопова

Стаття надрукована у журналі “Теорія і практика інтелектуальної власності”:

№ 2/2017 частина 1

№ 3/2017 частина 2

Торгові назви лікарських засобів (фармацевтичних препаратів)[1] (далі – ЛЗ), зареєстровані як торговельні марки для товарів 5 класу МКТП, часто стають предметом судових спорів через їх схожість настільки, що можна сплутати. При цьому, іноді в судових рішеннях містяться протилежні висновки щодо схожості одних і тих же назв лікарських засобів. У більшості справ проводиться первинна та повторна судові експертизи, а в деяких випадках до справи залучають і більше висновків судових експертиз та експертних досліджень.

Незважаючи на те, що Відомством з інтелектуальної власності Європейського Союзу (European Union Intellectual Property Office (EUIPO) та судовою практикою ЄС сформовано основні підходи та рекомендації щодо визначення схожості назв лікарських засобів, деякі справи залишаються складними, а прийняті рішення EUIPO не завжди підтверджуються при розгляді справи судом. Наприклад, у справі T-95/07 при встановленні схожості торговельних марок PRAZOL / PREZAL для товарів 5 класу МКТП, Відділ опозиції (The Opposition Division EUIPO), Апеляційна рада (The Board of Appeal EUIPO), а потім Суд першої інстанції  (The Court of First Instance Of The European Communities) прийшли до різних висновків[2].

Схожість назв лікарських засобів встановлюється безпосередньо зазначеними вище органами Європейського союзу, в рішеннях яких відображені підходи, хід та результати встановлення схожості позначень.

В Україні відповіді експертів Укрпатенту на заперечення проти реєстрації заявлених позначень не публікуються. Рішення Апеляційної палати публікуються на веб-сайті Державної служби інтелектуальної власності і в них відображені підходи до визначення схожості позначень, однак не визначені будь-які особливості щодо дослідження саме назв лікарських засобів. Судові інстанції приймають рішення з врахуванням висновків судових експертів. Наприклад, у господарській справі № 21/80-59/20, яка розглядалась судами трьох інстанцій, було проведено три судові експертизи та залучено два висновки експертних досліджень з протилежними висновками щодо схожості знаків «ХОНДРОКСИД» / «ХОНДРАСИЛ» зареєстрованих для товарів 5 класу МКТП[3].

Чому експерти приходять до різних висновків щодо схожості позначень (торгових назв лікарських засобів)? Які методичні рекомендації враховують при проведенні дослідження? Чи відрізняються підходи до визначення схожості назв лікарських засобів від підходів, встановлених для визначення схожості позначень в інших класах МКТП?

У Методичних рекомендаціях з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг (далі – Методичні рекомендації)[4] та у Методиці судово-експертного  дослідження  знаків  для товарів  і  послуг (далі – Методика)[5] до визначення схожості назв лікарських засобів не встановлені особливі підходи.

Наприклад, у Методиці міститься рекомендація про необхідність врахування інших факторів при визначенні схожості назв лікарських засобів:

«Разом з цим у підходах щодо визначення ймовірності змішування слід враховувати й інші фактори, які навіть при тотожності товарів й досить значному ступеню схожості знаків, можуть практично виключити ймовірність змішування. Прикладом можуть бути лікарські засоби, що продаються за рецептами, що виключає будь-яке змішування взагалі. Змішування дуже малоймовірно й стосовно безрецептурних лікарських засобів, які придбаваються у аптеках, оскільки вони продаються освіченими фармацевтами. Проте якщо такі лікарські засоби мають однакове призначення та схоже упакування, повністю виключити помилку працівника аптеки очевидно неможливо» [6].

Однак, у тій же Методиці фармацевтичні препарати відносять до товарів широкого вжитку масового попиту, для яких існує найбільша небезпека змішування[7].

У навчальному посібнику судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, навпаки, звернено увагу на недостатність знань у сфері інтелектуальної власності для проведення досліджень щодо визначення схожості назв ЛЗ, і наголошується на необхідності застосування спеціальних знань у галузі фармакології, хімії та медицини, оскільки торгові назви ліків є частиною медичної термінології і слугують для того, щоб допомагати фахівцям (медичним і фармацевтичним працівникам) та пацієнтам (споживачам ліків) орієнтуватися в їх складі та терапевтичній дії[8].

Дійсно, визначення схожості позначень, які є назвами ЛЗ, має свої особливості, однак не потребує застосування знань в області хімії та фармакології, а потребує урахування факторів, що можуть так чи інакше вплинути на наявність/відсутність такої схожості.

Законодавством України встановлені спеціальні умови щодо обігу лікарських засобів. Назва лікарського засобу проходить реєстрацію в Міністерстві охорони здоров’я України та може бути зареєстрована як знак для товарів і послуг Державною службою інтелектуальної власності. Оскільки метою даного аналізу є визначення схожості назв лікарських засобів, наведемо лише ті особливості, які мають значення для проведення такого дослідження, а саме:

  1. Особливості створення, виробництва та реалізації лікарських засобів.

Лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, роздрібна торгівля здійснюється на підставі ліцензії через аптечні мережі [9],[10].

  1. Особливості рекламування та просування товарів.

Дозволяється рекламування лише лікарських засобів, які відпускаються без рецепта. Реклама повинна містити вимогу про необхідність консультації з лікарем перед застосуванням лікарського засобу і рекомендацію щодо обов’язкового ознайомлення з інструкцією. Крім того, забороняється розміщення відомостей, які можуть справляти враження, що за умови застосування лікарського засобу чи медичного виробу консультація з фахівцем не є необхідною[11].

  1. Правила щодо складання назв лікарських засобів.

Назва, дана лікарському засобу може бути вигаданою, загальноприйнятою (міжнародна непатентована назва (МНН)) або науковою, поряд з назвою торгової марки або фірми-виробника. Вигадана назва не може бути схожою із загальноприйнятою назвою (МНН або узвичаєна назва, наприклад еуфілін, фурацилін, димедрол, цитрамон)[12].

  1. Особливості виписування рецептів на лікарські засоби.

Назва лікарського засобу, а саме міжнародна непатентована назва або за відсутності такої торговельна назва пишуться у рецепті латинською мовою (п.1.9 Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення)[13].

  1. Заборона використання однієї і тієї ж назви для різних лікарських засобів.

Кожен лікарський засіб має встановлений склад, активно діючу речовину, показання та побічну дію, тому використання торговельної марки у вигляді назви ЛЗ на іншому лікарському засобі з іншими показаннями та іншого складу буде вводити в оману споживачів щодо товару.

Отже, торгова назва ЛЗ – це словесне позначення, під яким певний виробник проводить реєстрацію, пропонує до продажу та реалізує на фармацевтичному ринку вироблений ним лікарський (фармацевтичний) засіб, який має певний якісний та кількісний склад та фармакологічні властивості.

Відмінність між назвою лікарського засобу та торговельною маркою полягає у їх функціональному призначенні. Торговельна марка виконує роль розрізняльного позначення – засобу індивідуалізації товарів конкретного виробника на ринку однорідної продукції. Назва лікарського засобу виконує загально-інформативну функцію, пов’язану з  призначенням тих чи інших ліків. На відміну від торговельної марки, найменування лікарського препарату не пов’язується в свідомості споживачів з конкретним виробником, а служить засобом ідентифікації самого лікарського засобу[14].

При визначенні схожості назв ЛЗ необхідно враховувати особливості реалізації (продажу) лікарських засобів на ринку, які умовно можна представити у вигляді схеми:

Такий товар як лікарські засоби має свої особливості реалізації на ринку, які полягають у наступному (відповідно до наведеної вище схеми): лікар (спеціаліст) за результатами обстеження пацієнта, при необхідності лікування, призначає (рекомендує) пацієнту (хворому, споживачу) певний ЛЗ. Таке призначення надається в письмовому вигляді (рецепт із назвою ЛЗ латинською мовою чи письмова рекомендація із торговою назвою ЛЗ) або в усному вигляді. Пацієнт передає призначення у письмовому або усному вигляді іншому спеціалісту-фармацевту в аптеці. Фармацевт передає упакування із назвою ЛЗ, яку кінцевий споживач сприймає візуально. Споживач також може замовити ЛЗ через Інтернет в он-лайн аптеках, однак забрати ЛЗ можна лише в аптеці, вказаній при замовленні в Інтернеті (візуальне сприйняття). Крім того, споживач може без консультації лікаря прийти в аптеку і порадитись із фармацевтом та придбати рекомендований ЛЗ (усне замовлення). І наостанок, пересічний споживач також може довіряти рекламі ЛЗ (лише щодо безрецептурних ЛЗ), яку він чув чи бачив раніше, і замовити ЛЗ у фармацевта в аптеці самостійно.

Наведена схема свідчить про те, що кінцевий споживач зазвичай не вибирає такий товар як лікарські засоби за своїм розсудом. І перевірка правильності назви лікарського засобу у цій схемі здійснюється принаймні у три етапи: лікарем – при призначенні ЛЗ, фармацевтом – при замовленні ЛЗ та кінцевим споживачем – при ознайомленні з інструкцією до застосування ЛЗ.

Отже, вірогідність помилки, викликаної сплутуванням назв ЛЗ у даній схемі дуже низька. Лікарі та фармацевти постійно працюють з назвами, що мають спільні елементи (оскільки назви лікарських засобів часто пов’язані зі словами латинського та грецького походження, які можуть викликати певні асоціації з препаратом або прямо вказувати на його склад та призначення), а споживач опосередковано купує такий товар як ЛЗ через спеціаліста-фармацевта.

Зокрема, у рекомендаціях ВОІВ наведено приклад того, як категорія товарів, а саме фармацевтичні товари, може впливати на перевірку схожості до ступеня змішування і зазначається, що прописані лікарські засоби зазвичай продаються споживачеві (за рецептом лікаря) освіченими фармацевтами, які менш схильні до помилки відносно схожості знаків, що використовуються для лікарських препаратів різних призначень, так що перевірка схожості в цьому випадку може бути більш плідною[15].

Особливість реалізації лікарських засобів на ринку зумовлює і особливості визначення схожості їх назв, зареєстрованих як торговельні марки. Крім того, не всі загальні підходи до визначення схожості позначень можуть застосовуватись до назв ЛЗ.

Відповідно до пунктів 4.3.2.4, 4.3.2.5 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила)[16]:

«Позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим  позначенням,  якщо  воно  асоціюється  з  ним  в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги».

Оскільки обсяг правової охорони, що надається зареєстрованим торговельним маркам, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг[17], встановлення ступеню схожості торговельних марок є комплексним дослідженням, яке складається з двох взаємопов’язаних стадій:

  • порівняння між собою зображень позначень щодо визначення ступеню їх схожості;
  • порівняння між собою товарів і/або послуг, на які поширюється правова охорона досліджуваних позначень та визначення їх спорідненості (однорідності).

Також враховуються інші фактори, які можуть впливати на висновок про імовірність сплутування позначень, наприклад високий ступінь розрізняльної здатності окремих елементів чи позначення в цілому, наявність серії знаків, спеціальні умови просування та продажу товарів на ринку, для яких зареєстровані чи використовуються торговельні марки.

Імовірність сплутування позначень виникає тоді, коли при використанні схожих торговельних марок на однорідних (схожих) товарах, для яких вони зареєстровані, виникає враження, що ці товари походять з єдиного джерела або пов’язаних між собою джерел походження товарів.

Зокрема у Керівництві з експертизи торговельних марок Європейського союзу «Double Identity and Likelihood of Confusion – Global Assessment» зазначено:

«імовірність змішування повинна оцінюватись глобально, беручи до уваги всі доречні фактори, що мають відношення до обставин справи; ця оцінка залежить від безлічі елементів і, зокрема, від ступеня визнання марки на ринку, асоціацій, що виникають у споживачів щодо позначень, ступеню подібності позначень, схожості товарів та послуг»[18].

Наведені фактори є доречними щодо визначення схожості торговельних марок, однак, як правильно задає питання І. Томаров щодо лікарських засобів:

(1) чи потрібно враховувати ймовірність переплутати ліки у лікаря, який виписує рецепт пацієнту? (2) наскільки висока ймовірність, що пацієнт переплутає одні ліки з іншими, якщо його назва вказана в рецепті? (3) чи треба застосовувати до ліків особливий підхід при оцінці схожості знаків до ступеня змішування?[19]

Відповідь на останнє питання очевидно є ствердною. При проведенні судово-експертних досліджень назв ЛЗ, зареєстрованих як торговельних марок, крім стандартних підходів до визначення схожості позначень повинні враховуватись й інші фактори.

Розглянемо ці фактори на прикладі рішень Суду Європейського Союзу (Court of Justice of the European Union (CJEU), Відділу опозиції та Апеляційної ради
Відомства з інтелектуальної власності ЄС (The Opposition Division EUIPO, The Board of Appeal EUIPO), вітчизняної судової та судово-експертної практики.

Відповідно до практики ЄС визначення схожості торговельних марок включає наступні стадії:

Relevant public (Доречна (відповідна) громадськість);

Comparison of the goods (Порівняння товарів);

Comparison of the marks (Порівняння знаків);

Enhanced distinctiveness (Висока дистинктивність);

Global assessment of the likelihood of confusion (Глобальна оцінка імовірності змішування).

У кожній з цих стадій можна виділити певні особливості дослідження назв ЛЗ на предмет визначення їх схожості, які будуть розглянуті у порівнянні з вітчизняною судовою і судово-експертною практикою та практикою ЄС.

  1. Relevant public (Relevant consumer) — degree of attention (Відповідна (доречна) громадськість (відповідний споживач) – ступінь уваги)

Як зазначено у виданні ВОІВ із правозастосовної судової практики у сфері інтелектуальної власності, споживач є мірою всіх явищ, описаних у законі про торговельні марки. Торговельні марки існують лише в тому обсязі, в якому споживачі сприймають їх як позначення джерела походження. Порушення відбувається лише тоді, коли споживачі сприймають одну торговельну марку як таку, що відсилає до іншого джерела походження. Закон про торговельні марки є найскладнішим серед законів у сфері інтелектуальної власності для правозастосування через необхідність встановлення фактів, які найбільш важко передбачити. Це тому, що така оцінка вимагає здатності більш конкретно думати через споживача і дивитись на ринок лише таким чином, як бачить його споживач[20].

У Методичних рекомендаціях Укрпатенту та методиках судової експертизи, торговельні марки також досліджуються через призму сприйняття їх «пересічним споживачем», однак окремо не виділяється споживач лікарських засобів та ступінь його уваги.

В Україні судові рішення здебільшого приймаються на основі висновків судових експертів і факт схожості назв ЛЗ встановлюється на підставі схожості позначень та спорідненості товарів і послуг, для яких вони зареєстровані, де окремо споживач ЛЗ не виділяється.

Практика ЄС, навпаки, виробила основні підходи до визначення споживача ЛЗ, які викладені у Керівництві «Double Identity and Likelihood of Confusion: Relevant Public and Degree of Attention»:

  • відповідною громадськістю для безрецептурних лікарських засобів, що продаються в аптеці, є загальна (широка) громадськість (general public, public at large), імовірність сплутування буде оцінюватися по відношенню до цієї громадськості;
  • загальна громадськість не може бути виключена з відповідної (доречної) громадськості також щодо лікарських засобів, які видаються за рецептом лікаря, до їх продажу кінцевому споживачу в аптеках (відповідно до прецедентного права);
  • якщо фармацевтичні товари призначені лише для професійного використання фахівцями (наприклад, стерильні розчини для офтальмологічної хірургії), імовірність сплутування буде оцінюватись лише з точки зору цієї спеціальної громадськості (specialist public);
  • ступінь уваги відповідної громадськості є відносно високим, незалежно від того, продається препарат за рецептом лікаря чи ні.

Таким чином, відповідна громадськість охоплює як загальну громадськість так і медичних фахівців, таких як лікарі й фармацевти. Отже, попри те, що вибір цих продуктів визначається посередниками (лікарями та фармацевтами), ймовірність змішування може також існувати для загальної громадськості, оскільки швидше за все їй доведеться зустрічатися з цими продуктами. Також, необхідно враховувати, що медичні працівники проявляють високий ступінь уваги при призначенні ліків. Щодо непрофесіоналів, вони також проявляють більш високий ступінь уваги, незалежно від того, продаються фармацевтичні препарати за рецептом або без нього, оскільки ці товари впливають на стан їхнього здоров’я[21].

Крім того, ступінь уваги та відповідна громадськість детально описується у рішеннях судових органів ЄС, наприклад:

  1. Відповідно до прецедентного права, по-перше, медичні працівники проявляють високий ступінь уваги при призначенні ліків і, по-друге, щодо кінцевих споживачів, то можна припустити, коли фармацевтичні продукти продаються без рецепта, споживачі зацікавлені в цих продуктах і є достатньо поінформованими, достатньо уважними і обачними і що вони менш схильні плутати різні варіанти таких продуктів[22].
  2. Ступінь уваги, що приділяється кінцевим споживачем фармацевтичної продукції, є високим, і споживач краще поінформований, коли він обов’язково керується рекомендаціями фахівців у галузі охорони здоров’я, як і в тих випадках, коли товари доступні лише за рецептом лікаря[23].
  3. Суд приходить до висновку, що рівень уваги середнього споживача фармацевтичних препаратів повинен визначатись на індивідуальній основі, у кожному конкретному випадку, відповідно до відомостей, що містяться у матеріалах справи, особливо враховуючи терапевтичні показання розглянутих товарів. Крім того, Суд вважає, що для таких товарів як лікарські засоби, рівень уваги, як правило, буде вищим через те, що вони призначаються лікарем, а потім перевіряються фармацевтом, який надає їх споживачам[24].
  4. Якщо ринок спеціалізований, наприклад, ринок рецептурних лікарських засобів, необхідно враховувати, що вони видаються за призначенням (рецептом) лікарів і фармацевтів[25].

В Україні окремі підходи до визначення споживача ЛЗ та ступеня його уваги сформувались завдяки судово-експертній практиці, де у висновках експертів категорії споживачів ЛЗ враховуються при встановленні спорідненості товарів і послуг з урахуванням особливостей реалізації лікарських засобів на ринку.

Таким чином, при визначенні схожості назв лікарських засобів необхідно враховувати, що відповідним споживачем ЛЗ є загальна громадськість та спеціалісти в галузі охорони здоров’я, ступінь уваги яких до такої категорії товарів 5 класу МКТП як «фармацевтичні препарати» є високим, особливо для рецептурних лікарських засобів.

 

  1. Comparison of the goods (Порівняння товарів)

Методичною літературою для визначення спорідненості товарів 5 класу МКТП встановлений широкий підхід, відповідно до якого підставою для визнання товарів спорідненими є їх належність до однієї родової або видової групи, наприклад «фармацевтичні препарати» є родовим поняттям відносно товару «фармацевтичні препарати, що сприяють травленню»[26].

У рішеннях судових інстанцій застосовується такий самий широкий підхід: торговельні марки, зареєстровані для товарів одного класу МКТП – фармацевтичні препарати, які мають спільне призначення – лікування, та призначені для одного кола споживачів – фактично пацієнтів, а тому товари, для яких зареєстровані торговельні марки є спорідненими[27].

Отже, будь-який лікарський засіб у 5 класі МКТП відносять до родового поняття «фармацевтичні препарати», який вважається спорідненим з іншими лікарськими засобами у 5 класі МКТП.

Однак, при визначені схожості назв ЛЗ потрібно виходити з того, що основне призначення назви ЛЗ не індивідуалізація товару конкретного виробника, а ідентифікація самого лікарського засобу. І один 5 клас МКТП може охоплювати зовсім різні за призначенням та лікувальними властивостями лікарські засоби.

На особливості ЛЗ різного призначення звертає увагу Апеляційна палата ДСІВ. Відповідно до її рішення, позначення, які є назвами ЛЗ не були визнані схожими настільки, що їх можна сплутати, з огляду на те, що лікарські препарати випускались виключно за рецептом лікаря і відносились до різних фармакотерапевтичних груп, мали різний склад діючих речовин, виконували різні за призначенням лікувальні функції та призначені для різного кола споживачів[28].

За думкою Г. Прохорова-Лукіна та О. Дорошенко, при експертизі фармацевтичних торговельних марок необхідний максимально суворий підхід, адже змішування таких марок і, відповідно, виробів, які маркуються ними, може мати небезпечні наслідки для здоров’я чи життя людини[29].

У своїй статті автори наводять приклад, де одна торговельна марка зареєстрована для товарів «фармацевтичні препарати», а інша для «протипухлинних засобів» 5 класу МКТП і за широким підходом до визначення спорідненості товарів і послуг приходять до висновку, що якщо торговельна марка зареєстрована стосовно товарів 5 класу МКТП «фармацевтичні продукти», її власник має право маркувати цим знаком будь-які вироблювані ним товари, що охоплюються поняттям «фармацевтичні продукти», зокрема маркувати і рецептурні препарати (протипухлинні засоби).

Очевидним є те, як зазначають автори, що принципово не може бути виключена можливість виробництва в майбутньому власником такої торговельної марки будь-яких лікарських засобів, зокрема протипухлинних засобів, які будуть мати схожий склад і таке ж призначення, як і протипухлинні засоби, марковані протиставленим знаком. У цьому випадку не можна виключити ймовірність сплутування товарів (ліків) різних виробників[30].

Однак, при визначенні спорідненості товарів 5 класу МКТП необхідно враховувати, що реєстрація назви ЛЗ як ТМ у 5 класі МКТП «фармацевтичні препарати» не дозволяє використання цієї назви для будь-якого ЛЗ до його державної реєстрації та внесення назви ЛЗ до Державного реєстру лікарських засобів України. Крім того, однакова назва не може використовуватись для різних за призначенням ЛЗ. Також не допускається використання назв, які містять у своєму складі описові чи асоціативні частини, що здатні ввести в оману споживача щодо дійсного складу, властивостей та призначення ЛЗ.

Зокрема, закон про товарні знаки США не дозволяє заявникам, вказувати весь клас або класи товарів Ніццької класифікації. Такі загальні терміни як «фармацевтичні препарати» є неприйнятними. Заявники повинні вказати характер фармацевтичних препаратів (наприклад, «фармацевтичні препарати для лікування респіраторних захворювань») і не можуть включати товари, які не мають наміру продавати в Сполучених Штатах[31].

Відповідно до практики Європейського союзу для встановлення імовірності сплутування торговельних марок визначається не спорідненість товарів і/або послуг, а схожість товарів, яка може бути різного ступеню: низького, середнього або високого. При цьому схожість товарів і/або послуг не залежить від будь-якого конкретного ряду критеріїв, які можуть бути визначені заздалегідь і застосовуватись у всіх випадках[32].

Щодо визначення схожості товарів 5 класу МКТП встановлений особливий підхід, де схожість визначається на індивідуальній основі й береться до уваги призначення та показання до застосування ЛЗ. При цьому висновок про схожість товарів 5 класу МКТП не може ґрунтуватись на тому, що вони є фармацевтичними препаратами, які мають однакові канали збуту, і виробляються одними й тими ж підприємствами, оскільки така широка категорія охоплює й товари, які можуть відрізнятися або мати дуже низький рівень схожості.

При оцінці схожості між лікарськими засобами враховуються й інші фактори, зокрема, чи знаходяться ліки у конкуренції один з одним або доповнюють один одного, чи є вони взаємозамінними, їх призначення та конкретне застосування (лікування визначених проблем зі здоров’ям). При цьому відмінність у терапевтичних показаннях лікарських засобів має вирішальне значення для висновку про низький рівень схожості між ними[33].

Таким чином, всі назви лікарських засобів реєструються як торговельні марки для товарів 5 класу МКТП які, відповідно до методичних посібників, будуть визнаватись спорідненими через те, що входять у загальну категорію «фармацевтичні препарати». Однак, з огляду на основне призначення назв ЛЗ (ідентифікація самого ЛЗ) при визначенні їх схожості необхідно враховувати склад, властивості та терапевтичне призначення лікарських засобів, чи є вони взаємозамінними або доповнюють один одного, а також належність їх до безрецептурних або таких, які відпускаються лише за рецептом лікаря.

  1. Comparison of the marks (Порівняння знаків)

Назви лікарських засобів в основному складаються з одного слова, є вигаданими назвами, утвореними з використанням описових чи асоціативних основ та таких формантів (наголошених морфем), які вказують на належність їх до лікарських засобів – ол, -ил, -он, -ін, -ин, -ид, -ар.

Відповідно до п. 4.3.2.6 Правил, встановлення схожості словесних позначень здійснюється з урахуванням звукового (фонетичного), графічного (візуального) та смислового (семантичного) критерію.

3.1. Conceptual comparison (Визначення семантичної схожості)

З урахуванням основних функцій назви ЛЗ (загально-інформативної – назва як носій визначеної медичної та фармацевтичної інформації, та ідентифікаційної – розпізнавання самого ЛЗ) встановлені вимоги до її складання.

Зокрема, в основі Правил розгляду проектів назв лікарських засобів, що подаються на державну реєстрацію в Україні, покладені загальноприйняті в усьому світі принципи раціонального вибору назв ліків:

  • назви ліків є частиною медичної термінології і покликані допомагати фахівцям (медичним і фармацевтичним працівникам) і споживачам орієнтуватися в їх складі і дії;
  • назви лікарських препаратів різного складу і дії повинні суттєво відрізнятися за написанням і звучанням;
  • не допускається використання назв, що здатні ввести в оману споживача щодо дійсного складу і дії лікарського препарату[34].

Ці принципи, а також основні функції торгових назв ліків визначають основні вимоги до їх складання:

  • назва може походити від хімічного складу препарату (складатися з частин хімічної назви сполуки (наприклад, сульфокамфокаїн), або поєднувати хімічну назву і профіль дії препарату (наприклад, кордіамін: кор- серце, діамін – похідне від хімічної назви сполуки));
  • оригінальна торгова назва повинна відрізнятися від назв інших вітчизняних та зарубіжних препаратів як за написанням, так і за звучанням;
  • для препарату-генерика як торгову назву можна використовувати його міжнародну непатентовану назву;
  • назва препарату не повинна містити окремих букв та цифр, якщо вони не несуть смислового навантаження і не виконують розрізняльної функції;
  • у назві можна відображати групові взаємозв’язки препаратів шляхом використання загальних групових складів – стемів;
  • не допускається використовувати видові назви типу “Таблетки від головного болю”, “Таблетки від застуди”, “Таблетки від кашлю”, “Мазь від радикуліту” ”Таблетки від захитування  та  нудоти” та інші описові та загальновживані позначення»[35].

Викладені правила свідчать про необхідність застосування спеціального підходу при вирішенні питання щодо встановлення схожості позначень, які являють собою назви лікарських засобів: крім фонетики, графіки та семантики слів (назв), треба досліджувати  їхню морфеміку та словотвір.

Лінгвістична модель назв лікарських засобів може утворюватися шляхом основоскладання[36]: назва може походити від хімічної назви сполуки або поєднувати хімічну назву й профіль дії препарату. При складанні назв лікарських засобів, які виконують роль носіїв певної медичної та фармацевтичної інформації, важливі саме принципи формування й засоби словотворення.

Назви лікарських засобів складаються в основному зі слів грецького та латинського походження, а також зі штучно створених термінів на основі грецьких і латинських словотвірних елементів. Через те, що такі елементи мають суворо фіксоване значення, вони дозволяють дати точне визначення нового поняття або назви, вказати на характерну особливість, ознаку речовини, явища тощо[37].

При дослідженні позначень, які зареєстровані в 5 класі МКТП та є назвами лікарських засобів, необхідно враховувати, що характерною особливістю близьких за складом і фармакологічними властивостями препаратів є використання в їхніх назвах спільної основи, яка може вказувати на належність відповідних лікарських засобів до певної хімічної і/або фармакологічної групи. Це може призводити до часткових збігів елементів у назвах лікарських засобів. Однак, слід також враховувати, що назви фармацевтичних препаратів, які можуть бути зареєстровані як торговельні марки, також повинні оцінюватись через призму сприйняття їх пересічним споживачем, якому може бути невідоме значення окремих елементів позначень, наприклад таких, що вказують на хімічні властивості препаратів (незважаючи на те, що лікарські засоби зазвичай призначаються спеціалістом – лікарем або фармацевтом, який розуміє значення таких елементів).

Викладене дає підстави вважати правило п. 11.1.9. Методичних рекомендацій щодо встановлення смислової (семантичної) схожості словесних позначень, де схожими визнаються позначення при подібності закладених у них понять та ідей[38], неприйнятним для застосування при порівнянні назв лікарських засобів. З огляду на функціональне призначення лікарських засобів, їх назви, як носії певної інформації, можуть містити схожі поняття, що вказують на склад, властивості або призначення лікарського засобу. Наявність таких елементів (основ) не означає їх схожість за семантичними ознаками, а навпаки, схожі елементи можуть не враховуватись як відмітний елемент позначення через те, що відноситься до описових чи асоціативних.

При визначенні ступеню семантичної схожості назв ЛЗ слід також виходити з того, що пересічний споживач намагається аналізувати назву лікарського засобу лише в тому випадку, якщо вона асоціюється в його свідомості зі знайомими йому поняттями. При цьому, якщо назва або її частина містить елементи, що позначають такі поняття, назва запам’ятовується саме через наявність асоціацій. В іншому випадку, за відсутності асоціацій, вона запам’ятовується лише «фонетично», як набір звуків, що розташовані у певній послідовності.

Як зазначається у Керівництві з експертизи торговельних марок Відомства з інтелектуальної власності Європейського союзу (EUIPO), попри те, що середній споживач зазвичай сприймає знак в цілому і не переходить до аналізу його різних деталей, факт залишається фактом, що при сприйнятті словесного позначення, він буде розбивати його на елементи які, на його думку, мають конкретне значення або нагадують слова вже відомі йому[39].

Оскільки назви ЛЗ зазвичай утворюються шляхом основоскладання з використанням загальних групових складів (стемів), при дослідженні семантичного змісту позначень, необхідно враховувати вплив таких складів на схожість назв ЛЗ в цілому.

3.1.1. Вплив слабких (описових) елементів:

 
Елемент «DERMA», присутній в обох позначеннях, буде асоціюватись зі шкірою, отже  для таких товарів як косметика і креми, що використовуються на шкірі, такий елемент вважається слабким. Частина відповідної громадськості, яка розуміє значення цього елемента, не буде приділяти стільки ж уваги до такого слабкого елементу, як до інших, більш відмітних, елементів позначень. Отже, вплив такого слабкого елемента обмежений при оцінюванні імовірності сплутування між знаками в цілому[40]
У даній справі обидва позначення мають спільні елементи «DERM» і «DERMA» (DERM є варіантом від DERMA), які будуть пов’язані зі «шкірою» для всіх споживачів відповідної території. Дійсно, елемент «DERMA» є грецьким коренем DERMA, який становить основу лексики, що відноситься до шкіри на всій території Європейського союзу, і він існує з невеликими варіаціями в більшості європейських мов. «Derme» або «derma» являє собою з’єднувальну тканину, яка разом з епідермісом і підшкірною клітковиною утворює шкіру і є коренем багатьох слів, що відносяться до шкіри, такі як «dermatologie» (дерматологія) – галузь медицини, яка вивчає і лікує шкіру, слизову оболонку і придатки шкіри (нігті та волосся), і «dermatologique» (дерматологічні). Отже, елементи «DERM» і «DERMA» не вважаються дистинктивними елементами щодо товарів, які відносяться до шкіри, нігтів і волосся.[41].

ЕКЗОДЕРИЛ               Екзо-Дерм[42]

Елементи «ЕКЗО» (зовні), «ДЕРМ» (шкіра) при використанні для фармацевтичних препаратів є асоціативними як для споживача так і для спеціаліста (фармацевта). Такі елементи при використанні у складі назви лікарського засобу можуть асоціативно вказувати на його призначення – лікування поверхні шкіри.

Схожий словесний елемент «ЕКЗО», що розташований на початку позначень є слабким елементом, оскільки часто використовується в поєднанні з іншими словами та означає «ЗОВНІ», «ЗОВНІШНІЙ», наприклад «екзогенний», «екзосфера» тощо.  При цьому інші елементи позначень «ДЕРМ» «ДЕРИЛ» відрізняються. Частина «ДЕРМ» вказує на шкіру. Формант «ИЛ» часто використовується у назвах ЛЗ і може асоціативно вказувати, що позначення «ЕКЗОДЕРИЛ» має відношення до фармацевтичних препаратів.

Крім того, наявність у позначенні «Екзо-Дерм» двох слів, об’єднаних дефісом, підсилює відмінність позначень за семантичними ознаками через своєрідне зорове сприйняття, оскільки споживач може запам’ятати, що лікарський засіб мав назву, яка складається з двох слів і акцентувати на цьому увагу при замовленні препарату в аптеці.

 

3.1.2. Врахування інших додаткових елементів позначень:

 
Позначення були визнані візуально та фонетично схожими лише в тому обсязі, що обидва містять елемент «DERMA» і що перше слово кожного позначення закінчується літерами “IN”. Семантично позначення схожі лише через те, що відносяться до шкіри. Проте, позначення мають інші додаткові візуальні та звукові елементи, які є настільки різними, що виключають схожість позначень[43].
 

CALSURA                      CALSORIN

 

Семантично позначення в цілому не мають жодного значення (є вигаданими). Однак приставка «CAL-» прямо відноситься до «calcium» («кальцію»). Іменник «кальцій», від латинського «calx, calc» (Oxford Dictionary of English) є відомим хімічним елементом, що позначається символом «Ca» (…). Всі заявлені товари включають кальцій, тому очевидно, що відповідна громадськість – зокрема широка (загальна) громадськість – на всій території Європейського Союзу зрозуміє значення такого компоненту як посилання на кальцій. Позначення семантично схожі лише через наявність однакового елемента «CAL-». Проте, він не може мати значний вплив на визначення схожості, оскільки прямо відсилає до такого роду продукції. Що стосується кінцевих частин позначень, відсутні докази про семантичне значення елементів  «SORIN» і «SURA», які у значній мірі відрізняються[44].
 

ALBUMAN            ALBUNORM

 

Обидва позначення є словесними. Попередня торговельна марка «ALBUMAN» складається з частин «ALBU» і «MAN». Фахівці в галузі охорони здоров’я будуть негайно сприймати префікс «ALBU» як скорочення від альбуміну з урахуванням товарів, для яких марка зареєстрована, а саме «albumin». «Albumin» або «albumen» відповідно до визначення Collins Dictionary є «будь-яким з групи простих водорозчинних білків, які коагулюють при нагріванні і знаходяться в плазмі крові, яєчного білка тощо». Отже, цей префікс є скороченням від родової назви продукту, для якого зареєстрована торговельна марка, і тому, практично позбавлений відмітності (дистинктивності) для такого товару.

Не лише фахівці в галузі охорони здоров’я, а й кінцеві споживачі вільно сприймають значення цього префікса, оскільки він є простим скороченням від слова albumin або еквівалентним словом в усіх інших мовах ЄС із незначною різницею між кількома варіантами.

Родовий характер такого префіксу є причиною існування багатьох фармацевтичних торговельних марок з таким префіксом. Позначення наслідують звичайну практику фармацевтичної галузі шляхом створення (компонування) торговельних марок з префіксами, інфіксами або суфіксами описових фармацевтичних інгредієнтів. Такі загальні дескриптори знаходяться у вільному доступі і тому можуть вільно використовуватись у фармацевтичній промисловості.

Інші елементи позначень «MAN» і «NORM» можуть сприйматись як дистинктивні, оскільки їх значення не придатне для опису характеристик товарів, що містять альбумін. У підсумку, «MAN» та «NORM» є єдиними характерними елементами і тому домінуючими (сильними) термінами, саме їх присутність дозволила позначенням стати достатньо дистинктивними для того, щоб бути зареєстрованими[45].

 

OXYGESIC        MAXIGESIC

 

Початкові частини позначень відрізняються. Позначення не є схожими за семантичними ознаками, оскільки містять описовий елемент «GESIC» (відсилає до болезаспокійливих), а різні префікси позначень викликають різні асоціації («OXY» – кисень/оксикодон і «MAXI» – максимум)[46]

 

3.1.3. Тотожність описових (асоціативних) елементів, схожість додаткових елементів

 

BIOCEF                          BIOCERT

 

Частина «BIO» була визнана такою, що має описовий характер, однак позначення в цілому були визнані схожими через певну схожість елементів «CEF» «CERT». При цьому суд окремо зазначив:

По-перше, встановлення ймовірності змішування у даній справі не буде надавати заявнику монополію на елемент «bio», через те, що існування ймовірності змішування веде виключно до захисту певного поєднання елементів, однак, без захисту як такого описового елемента, який утворює частину цієї комбінації.

По-друге, слід зазначити, що візуальна і фонетична схожість між позначеннями в цілому не виникає лише через наявність однакового елемента «bio», але також з врахуванням інших факторів, таких як майже однакова довжина знаків та збіг перших п’яти літер позначень. На додаток, одні й ті ж літери знаходяться на початку кожного з позначень[47].

 

Вітчизняна судова практика не завжди враховує наведений підхід до визначення схожості назв ЛЗ, що застосовується практикою Європейського союзу. Наприклад, у Постанові Вищого господарського суду України від 14.11.12 у справі № 21/80-59/20 щодо схожості позначень ХОНДРОКСИД та ХОНДРАСИЛ міститься наступне пояснення:

«При цьому, судами правомірно зазначено, що частина «хондро», що є складовою частиною обох позначень, походить від греко-латинського терміну chondros – хрящ, зерно і має змістовне навантаження, пов’язане з призначенням лікарських засобів. Хондраксил та Хондроксид – засоби, що застосовують при патології опорно-рухового апарату, а саме, є хондропротекторним, хондростимулюючим, регенеруючим, репаративним, протизапальним, знеболювальним засобом.

Враховуючи, що частина «хондр» є лексичною одиницею, що притаманна медичній термінології, а не фантазійним елементом, що був вигаданий позивачем в якості назви медичного препарату, то використання цієї частини у назві медичного препарату іншими виробниками ліків не може вважатися запозиченням.

Згідно з висновком експерта елемент «хондр» є загальновживаним терміном відносно товарів 5 класу МКТП, щодо яких зареєстровано знаки. При цьому, в обох позначеннях елемент «хондр» є домінуючою складовою назви лікарського засобу»[48].

Але при визначенні схожості назв ХОНДРОКСИД та ХОНДРАСИЛ не було враховано, що такий слабкий елемент як «ХОНДР» займає половину довжини позначень (5 літер), при цьому їх кінцеві частини «СИД» та «СИЛ» також є схожими, що впливає на загальну оцінку схожості позначень і виникнення імовірності їх сплутування.

В іншій Постанові Господарського суду України від 07.02.17 навпаки торговельні марки МИЛДРОНАТ та МИЛДРОКАРД були визнані схожими настільки, що їх можна сплутати,[49] через наявність однакової частини «МИЛДРО», незважаючи на те, що ця частина походить від діючої речовини «Мельдоній» (Meldonium), а кінцеві частини позначень «НАТ» та «КАРД» відрізняються. При цьому частина «КАРД» сприймається не лише спеціалістами, але і пересічним споживачем, як вказівка на «серце», отже асоціативно відсилає до препаратів для лікування сердечних хвороб.

В той же час позначення  «ENAP» та «ENAM», за думкою І.А. Кириченко, не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки елемент «ЕНА» (ENA) походить від діючої хімічної речовини «еналаприлу малеат (enalapril) і в назвах лікарських засобів на основі еналаприлу та його похідних виконує роль стему, отже є так званим «слабким» елементом знака, що не може виконувати розрізняльної функції[50].

З таким твердженням важко погодитись, оскільки позначення відрізняються лише однією літерою, співпадають у їх початковій частині та мають однакову довжину. При цьому необхідно враховувати, що для пересічного споживача або загальної громадськості значення частини «ЕНА» може бути невідоме.

 

3.1.4. Описові частини враховуються, якщо споживач знає їх значення

 

ALPHA D3           ALPHAREN

 

Відносно семантичного порівняння позначень, Апеляційна рада відзначила, що професіонали з охорони здоров’я Латвії та Литви, а саме лікарі і фармацевти, зрозуміють значення всіх елементів, які утворюють позначення. Отже, елемент «alpha» слід розуміти як біохімічний термін, який позначає положення функціональних груп в межах молекули, елемент «d3» слід розуміти як посилання на Вітамін D, а елемент «Ren» як такий, що походить від англійського слова «renal (нирки)», тобто пов’язаний з нирками. Апеляційна рада також вважає, що середній споживач не має такий же рівень знань і досвіду в галузі фармакології, як фахівці в галузі охорони здоров’я. Отже, середній латвійський та литовський споживач будуть сприймати елемент «alpha» як посилання на першу букву грецького алфавіту, а елемент «d3» як описове посилання на форму Вітаміну D. Елемент «Ren», включений у заявлений знак, не матиме ніякого значення для латвійської або литовської громадськості.

Апеляційний рада також вважає, що елемент «alpha» не буде сприйматися як такий, що має прямий і конкретний зв’язок з фармацевтичними препаратами і буде сприйматись як фантазійний[51]. Такий підхід General Court визнав правильним.

 

3.1.5. Реєстрація МНН разом із фірмовим найменуванням

Відповідно до Методичних рекомендацій ВОЗ та експертизи заявки на знак для товарів і послуг міжнародні непатентовані назви (МНН) можуть використовуватись як назва лікарського засобу, але лише з вирізняльною частиною, наприклад з додаванням свого фірмового найменування.

INN (International Nonproprietary Names for pharmaceutical substances) – Міжнародні непатентовані (неприватні) назви фармацевтичних речовин або активних фармацевтичних компонентів є загальновизнаною суспільною власність і використовуються як родові назви певних фармацевтичних субстанцій. Такі назви не можуть бути зареєстровані як торговельні марки, але допускається їх використання у поєднанні із своїми фірмовими найменуваннями.

Наприклад, МІРАМІСТИН-ДАРНИЦЯ, ФЛУКОНАЗОЛ-ДАРНИЦЯ (виробник ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»), АПО-ФЛУКОНАЗОЛ (виробник «Apotex Inc.», Канада), ДИКЛОФЕНАК-ЗДОРОВ’Я (виробник ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я»)[52].

Отже, при порівнянні назв ЛЗ які містять у своєму складі МНН необхідно враховувати, що сама МНН може використовуватись будь-яким виробником та при наявності інших відмітних елементів (вказівка на конкретного виробника), такі назви не можуть бути визнані схожими настільки, що їх можна сплутати.

 

3.1.6. Сильні та домінуючі елементи

Позначення, зареєстроване для товарів 5 класу МКТП «фармацевтичні препарати», крім власне назви ЛЗ може містити будь-які інші додаткові словесні та зображувальні елементи. Якщо досліджується словесне позначення, виділяють сильні та слабкі елементи, якщо комбіноване – домінуючі елементи.

При визначені схожості таких позначень, слід враховувати, що головним і домінуючим елементом будь-якого лікарського засобу є його назва, оскільки саме вона виступає ідентифікатором самого ЛЗ і саме її передають при усних сповіщеннях та при виписуванні рецептів.

Для прикладу можна привести дві справи, в яких суди прийшли до різних висновків щодо сильних та домінуючих елементів позначень:

       

Згідно Висновку повторної судової експертизи, з якою погоджується суд, домінуючим словесним елементом позначення «Печаевский ВАЛИДОЛ – новый», є слово «ВАЛИДОЛ». Це пояснюється тим, що він є іменником, тоді як інші словесні елементи – прикметниками (тобто, словами, що описують предмет), а також тим, що слово «ВАЛИДОЛ» є назвою лікарського засобу і очевидно в першу чергу притягує увагу споживача при ознайомленні з нею[53].

Позначення були визнані схожими настільки, що їх можна сплутати.

Торговельні марки “ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ” та “ВАЛИДОЛ” не були визнані схожими настільки, що їх можна сплутати, а слово “ЛУГАЛ”, за висновком судової експертизи, з якою погодився суд, займає домінуюче положення в зображенні знака для товарів і послуг “ВАЛИДОЛ – ЛУГАЛ”[54].

Проте, назвою лікарського засобу є слово «Валидол» і окремо від нього елемент «Лугал» не застосовується при замовленні чи виписуванні лікарського засобу для його ідентифікації фахівцем чи споживачем в аптеці. Також назва «Валидол» не є видовою назвою та не відноситься до МНН.

 

Таким чином, при визначенні схожості назв лікарських засобів необхідно враховувати їх функціональне призначення та способи створення (назви ЛЗ є вигаданими назвами), зокрема, шляхом:

– основоскладання, з використанням загальних групових складів (стемів), які можуть походити від хімічного складу ЛЗ або профілю його дії;

– суфіксації, з використанням суфіксів -ол, -ил, -он, -ін, -ин, -ид, -ар тощо;

– скорочення слів, наприклад скорочення від хімічної назви сполуки;

– запозичення МНН із додаванням відмітних елементів, зокрема комерційного (фірмового) найменування.

Наявність у назвах ЛЗ схожих описових чи асоціативних елементів, які вказують на склад, дію чи призначення лікарського засобу, не завжди призводить до схожості позначень настільки, що їх можна сплутати. Про присутність у позначенні часто вживаних елементів може свідчити використання на ринку інших назв з такими ж схожими елементами. При цьому такі елементи повинні викликати асоціації не лише для спеціалістів в галузі охорони здоров’я, але й для пересічного споживача. Позначення повинні розглядатись в цілому з урахуванням всіх схожих та розбіжних елементів.

Для споживачів, які не розуміють значення складових частин назви фармацевтичних препаратів і які сприймають їх як фантазійні позначення, фонетична розбіжність позначень буде викликати різні асоціації щодо них і навпаки.

 

3.2. Phonetic comparison (Визначення фонетичної схожості)

Відповідно до Методичних рекомендацій при визначенні схожості словесних позначень враховуються фонетичні ознаки, для відображення яких в експертних висновках часто складають таблиці порівнянь, де навпроти кожної ознаки проставляють знаки +/- і в залежності від кількості збігів чи розбіжностей приходять до висновку про схожість або розбіжність. Проте фонетична схожість словесних позначень не залежить від кількості встановлених схожих ознак через те, що «ознаки (…) можуть враховуватись як кожна окремо, так і в сукупності»[55].

При визначенні фонетичної схожості необхідно дати оцінку всім збігам та розбіжностям ознак. Розглянемо приклади:

 

CAVIT

CANTAVIT

[CA-VIT]

[CAN-TA-VIT]

Фонетично, заявлена торговельна марка довша, ніж попередня, вона складається з трьох складів, тоді як попередня має два. Також позначення відрізняються за першим складом, а отже, як встановлено головним правилом, звуки на початку словесних позначень мають особливе значення в силу більшого впливу на споживача[56].
КОРМЕНТОЛ

КОРВАЛМЕНТ[57]

[КОР-МЕН-Т’ОЛ]

[КОР-ВАЛ-М’ЕНТ]

Фонетично збігається лише перший склад «КОР», інші два відрізняються «МЕН»-«ВАЛ», «ТОЛ»-«МЕНТ», при цьому наголос падає на кінцеву частину позначень, які відрізняються.
ХОНДРОКСИД

ХОНДРАСИЛ[58]

[ХОНДРОС’ИД]

[ХОНДРАС’ИЛ]

Позначення мають однакову кількість складів, фонетично тотожний – перший склад, схожі – другий і третій. При вимові слова «ХОНДРОКСИД», звук [о] в середній частині може переходити у звук середній між [о] и [а].  Кінцевий наголошений склад позначень є схожим з огляду на наявність однакої приголосної [с] перед голосною [и] «КС’ИД»-«С’ИЛ».

 

Таким чином, при оцінці фонетичних ознак порівнюваних назв лікарських засобів необхідно враховувати, що зазвичай назви є вигаданими, і споживач сприймає їх як набір окремих звуків, які розташовані в певній послідовності. Вирішальне значення при встановленні фонетичної схожості назв ЛЗ мають такі ознаки як наголос (якщо наголошеним є склад, що відрізняється, позначення в цілому можуть відрізнятись за фонетичним критерієм), кількість та розташування збіжних складів та довжина слова.

Фонетичний аспект має важливе значення при порівнянні назв лікарських засобів через їх усне сповіщення, наприклад при рекламі по радіо (лише для безрецептурних фармацевтичних препаратів) і усного замовлення препарату в аптеці.

3.3. Visual comparison (Визначення графічної схожості)

При визначенні графічної схожості потрібно враховувати особливості реалізації товарів 5 класу МКТП на ринку, особливо рецептурних лікарських засобів.

Зокрема, Європейський суд загальної юрисдикції (European General Court) у справі T-169/14 наголошує:

«щодо фармацевтичних препаратів, доступних тільки за медичним рецептом, слід зазначити, що, оскільки торговельна марка цих препаратів написана на рецепті лікаря, споживач обов’язково стикається з її візуальним представленням перед замовленням, в деяких випадках в усній формі у фармацевта. Таким чином, необхідно враховувати, що назва фармацевтичного препарату, як правило, буде предметом візуального огляду з боку споживача до його покупки, коли спеціаліст пред’явив йому назву при призначенні лікарського засобу.  Крім того, інші безрецептурні препарати, як правило, доступні при самообслуговуванні, в результаті чого споживач, перш за все, зіштовхнеться з візуальним представленням цих товарів і буде розглядати їх на цій основі, навіть якщо він звертається за усними рекомендаціями професіонала, перш ніж зробити свою покупку.

Отже, хоча фонетична схожість між позначеннями, безсумнівно, грає істотну роль в силу умов, що регулюють придбання таких товарів, цей аспект не може розглядатися як головний або найважливіший у порівнянні з візуальною схожістю»[59].

Слід також зазначити, що зазвичай назви ЛЗ реєструються як торговельні марки для товарів 5 класу МКТП «фармацевтичні препарати», стандартним шрифтом, заголовними літерами, кирилицею та латиницею у чорно-білому виконанні. Порівнюючи такі назви ЛЗ з врахуванням графічних ознак, викладених у Методичних рекомендаціях[60], вони будуть визнані схожими через однаковий стандартний вид шрифту, графічне відтворення з урахуванням характеру літер – заголовні літери, розташування літер послідовно в рядок одна за одною, алфавітом та кольором виконання.

Практика Європейського союзу виробила інший підхід для встановлення графічної схожості словесних позначень, за яким візуальне порівняння засноване на аналізі кількості і послідовності літер/символів, положенні збіжних літер/символів, кількості слів і з врахуванням структури позначень в цілому (наприклад, коли словесні елементи пишуться роздільно або через дефіс).

Зокрема, у Керівництві з експертизи торговельних марок ЄС «Double identity and likelihood of confusion. Comparison of signs» міститься наступне пояснення щодо порівняння комбінованих і словесних позначень:

«Коли зображувальні позначення зі словесними елементами (комбіновані позначення) порівнюють зі словесними позначенням візуально, має значення те, чи поділяють вони значну кількість літер, що знаходяться в тому ж порядку і чи є словесний елемент у зображувальному позначенні стилізованим. Схожість можна знайти, незважаючи на те, що літери графічно представлені в різних шрифтах, курсивом або жирним шрифтом, у верхньому або нижньому регістрі чи в кольорі. В принципі, коли одні й ті ж літери зображені в тій же послідовності, будь-які зміни в стилізації повинні бути значними, щоб знайти візуальну відмінність»[61].

Значення візуального аспекту при визначенні схожості назв ЛЗ та ознаки, на підставі яких встановлюється графічна схожість розглянемо на прикладах.

 

CHORAGON        KORAGEL       

                            

Слід зазначити, що початкова частина попередньої марки, що знаходиться перед ідентичною центральною частиною, «orag», складається з двох літер «c» і «h»,

в той час як в заявленому позначенні міститься лише одна літера «k». Далі, необхідно відзначити, що, при загальному візуальному враженні, відмінність між літерами «k» і «h» переважає над їх загальними елементами і, тим більше, що не існує жодних спільних елементів між літерами «k» і «c». Загальне візуальне враження буде ще більш різним внаслідок того, що споживач не буде переходити до аналізу цих різних деталей.

По-друге, позначення не будуть сприйматись німецькомовним споживачем як два варіанти  написання одного і того ж слова, з врахуванням закінчень цих двох позначень, «on» з одного боку, і «el» з іншого, які не мають спільних елементів. Отже, паралель, що проводить заявник між цими позначеннями і першими частинами, які можуть, німецькою мовою, однаково починатись з «k» чи «ch» є недоречною.

Таким чином, розумно припустити, що нечітке запам’ятовування позначень німецькомовним споживачем, які сприймають їх в цілому, відмінність між

першими частинами цих позначень будуть ще більше звертати на себе увагу споживача, оскільки вони підкреслені відмінностями між їх кінцевими частинами.

Тому необхідно погодитись з Апеляційною радою, що візуальна схожість позначень є низькою[62].

 

BIOCEF                       BIOCERT

 

По-перше, в даному випадку, хоча елемент «bio» є описовим

щодо товарів, для яких заявлені/зареєстровані позначення, факт залишається фактом, що слабкий відмітний характер елемента знака не обов’язково означає, що він не буде прийматися до уваги відповідною громадськістю через що його можна повністю виключити, адже значення має загальне зорове враження. Незважаючи на слабкий відмітний характер елемента позначень «bio», який є описовим, скоріше за все, він приверне увагу відповідної громадськості через його довжину і позицію на початку цих позначень.

В даному випадку загальний елемент «bio» визначає, в значній мірі, загальне враження від двох позначень, оскільки являє собою половину літер попереднього позначення і три сьомих літер заявленого позначення, знаходиться на початку позначень і більш імовірно, приверне увагу громадськості.

По-друге, слід зазначити, що не лише перші три літери позначень, що становить елемент «біо» є однаковими, збігаються також четверта і п’ята літери «c» і «e». Отже, п’ять із семи літер заявленого позначення розташовані в такій самій послідовності, в якій розташовані п’ять з шести літер попереднього позначення. Хоча останні дві літери заявленого позначення «r» і «t» відрізняються від останньої літери «f» попереднього позначення,  різниця лише в них не переважає схожість, яка виникає через ідентичність перших п’яти літер в центрі двох позначень, які є дуже схожими за довжиною.[63]

 

ХОНДРОКСИД       ХОНДРАСИЛ[64]

 

Позначення є схожими за візуальними ознаками через наявність однакової початкової частини «ХОНДР» (яка займає половину літер всього позначення, п’ять з десяти літер раніше зареєстрованого позначення та п’ять з дев’яти літер пізніше зареєстрованого позначення) та схожих закінчень «СИД» та «СИЛ», де літери «Д» та «Л» можна сплутати при написанні.

Як зазначалось, назви лікарських засобів здебільшого реєструються стандартним шрифтом, заголовними літерами у чорно-білому виконанні. При цьому вони можуть використовуватись із застосуванням будь-якої форми, гарнітури та кольору шрифту або зі сполученням додаткових елементів, а також у складі етикетки чи упаковки лікарського засобу.

Отже, при визначенні візуальної схожості необхідно також враховувати й інші зображувальні та словесні елементи, що входять до складу порівнюваних позначень, якщо назва ЛЗ зареєстрована у складі комбінованих позначень.

Також важливим фактором є сприйняття упаковок лікарських засобів споживачем.

Розглянемо два приклади вітчизняної та Європейської практики щодо сприйняття упаковок лікарських засобів та роль результатів соціологічних опитувань у такій категорії справ.

         
Як зазначено у рішенні господарського суду м. Києва, експертами встановлено, що порівнювані упакування товарів є схожими внаслідок використання однакових кольорів, їх поєднання, розташування окремих словесних та зображувальних елементів, а також наявності стилізованого зображення людського органу. Незважаючи на значну схожість композиційних елементів, упакування лікарських засобів в цілому не є схожими. При цьому, використання схожого зображувального елементу у вигляді стилізованого зображення людського органу є відомим і досить поширеним, і часто застосовується при оформленні дизайнерського рішення упакувань аналогічних товарів.

Однак, експертами не надано відповіді на поставлене перед ним питання в частині вірогідності сплутування досліджуваних об’єктів. При цьому експерти зазначили, що у разі надання відповідних відомостей та/або результатів соціологічного опитування, які будуть свідчити про ймовірність сплутування таких товарів споживачами, проведення дослідження щодо їх сплутування буде можливим.

Суд зазначає, що проведення соціологічних опитувань споживачів, про які зазначає у висновку експерт, у даному випадку, є альтернативою призначеної судом експертизи в частині питання щодо вірогідності сплутування досліджуваних об’єктів та у випадку наявності таких опитувань, потреба у спеціальних знаннях експерта на поставлене питання, втрачає сенс[65].

 
Апелянт стверджував, що використання упакування ASPIRIN на ринку призвело до розпізнавання та сприйняття такого упакування відповідною громадськістю в якості незареєстрованої торговельної марки, що підтверджувалось соціологічним опитування (demoscopic survey) з висновками про наявність репутації словесного знака «ASPIRIN» та нейтрального упакування 

Однак дані соціологічного опитування не були взяті до уваги через те, що торговельна марка складається не лише з назви та нейтрального упакування. Крім того, були відсутні докази того, що таке нейтральне упакування коли-небудь використовувалось для просування товару на ринку. Також, торговельна марка складається більш ніж з комбінації слова ASPIRIN та нейтрального упакування на якому відсутні зображувальні елементи – логотип зі словом «Bayer» та зображення двох білих таблеток.

У будь-якому випадку, як зазначає Апеляційна палата EUIPO, даних соціологічного опитування недостатньо для встановлення того, що відповідна громадськість визнає упакування як торговельну марку.

Оцінка даних соціологічного опитування Апеляційною палатою EUIPO:

«Навіть якщо визнати упакування таким, що має розрізняльну здатність, не доведено схожість упакувань, зважаючи на наявність розрізняльного елемента, який вказує на ім’я фармацевтичної компанії BAYER.

Крім того, було встановлено, що домінуючі елементи, а саме назви фармацевтичних препаратів є різними, а наявності схожих елементів – кольору виконання упакування та зображення таблеток, які є загальновживаними для такого товару, недостатньо для встановлення схожості.

Ці висновки не можуть бути поставлені під сумнів соціологічним опитуванням щодо сприйняття упакування SALOSPIR споживачем. Як правильно вказав відповідач, ймовірність сплутування є питанням права, яке не може бути встановлене показаннями свідків. Крім того, учасникам показали копію заявленого позначення із вказівкою на те, що це упакування безрецептурного фармацевтичного препарату, який продається в аптеках. У зв’язку з цим запропоноване питання передбачає, що зображення відсилає до присутнього на ринку продукту. Беручи до уваги те, що заявлене позначення досі не використовується на німецькому ринку, таке питання явно спонукає учасників думати про безрецептурний фармацевтичний препарат, який вони вже знають. Тому, 230 з 1060 учасників відповіли з ASPIRIN, ще більший відсоток відповіли «знеболюючі (142), таблетки (76), фармацевтичні препарати (58), болезаспокійливі таблетки (49), таблетки від головного болю (46), проти головного болю (42)», які відсилають до лікарських засобів, пов’язаних з терміном «безрецептурний». Таким же навідним є подальше питання, де учасників запитали, чи вони пов’язують упакування SALOSPIR з іншими фармацевтичними препаратами, іншої марки або іншої компанії. Таке питання вже передбачає, що упакування може нагадувати інший продукт, який учасники вже знають»[66].

Таким чином, візуальний (графічний) аспект має важливе значення при визначенні схожості назв ЛЗ через особливості, пов’язані з розповсюдженням (продажем) лікарських засобів, особливо коли вони призначаються лише за рецептом лікаря.

Оскільки назви ЛЗ зазвичай являють собою одне слово, і реєструються як торговельні марки стандартним шрифтом, заголовними літерами при визначенні графічної схожості необхідно враховувати кількість і послідовність літер/символів, положення збіжних літер/символів, кількість слів та структуру позначень (назви ЛЗ переважно складаються з одного слова, тому наявність у назві двох роздільних слів або слів, виконаних через дефіс може бути вирізняльної ознакою).

 

  1. Global assessment of the likelihood of confusion (Загальна оцінка імовірності змішування).

Загальна (глобальна) оцінка схожості має ґрунтуватись на комплексному аналізі порівнюваних позначень з врахуванням візуального, фонетичного і семантичного аспектів, способу замовлення та продажу товарів та всіх інших взаємопов’язаних між собою факторів.

Під час визначення схожості назв ЛЗ необхідно враховувати наступні   рекомендації:

  • позначення, що порівнюються повинні розглядатись в цілому, без поділення на окремі елементи;
  • головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень;
  • розбіжність в окремих елементах не повинна грати визначальної ролі, оскільки споживач як правило не має можливості порівняти два позначення одночасно і керується загальним, часто нечітким враженням про знаки, які він сприймав раніше;
  • в пам’яті споживача залишаються, як правило, відмітні елементи позначень;
  • оцінка впливу схожих елементів, що не охороняються, на схожість позначень в цілому залежить від здатності інших елементів позначень виконувати розрізняльну функцію;
  • збіг неохороноздатних елементів може посилити схожість позначень в цілому, якщо розрізняльні елементи також мають певну схожість;
  • розбіжність відмітних (сильних) елементів позначень свідчить про низький ступінь схожості між ними[67].

Як зазначається у Керівництві з експертизи торговельних марок ЄС, більший ступінь схожості між знаками може компенсуватись меншим ступенем подібності товарів і навпаки[68].

Не  вбачається можливим викласти у підсумку, чи має певний фактор більше значення ніж інші, тому що ці фактори будуть відрізнятись в залежності від конкретних обставин справи[69].

Отже, не існує загального правила, яке слід застосовувати для визначення схожості назв ЛЗ. Окрема сукупність встановлених обставин, повинна розглядатись та оцінюватись у кожному конкретному випадку.

Важливо також зважати на особливості функціонального призначення назв лікарських засобів (ідентифікація самого лікарського засобу та інформативність щодо його дії та призначення), а також спеціальні умови щодо їх обігу, визначені законодавством України.

ВИСНОВКИ

При встановленні схожості назв лікарських засобів необхідно враховувати наступні взаємопов’язані фактори:

  1. Вибір лікарських засобів визначається посередниками – спеціалістами (лікарями та фармацевтами). Відповідною громадськістю є пересічний споживач та спеціалісти в галузі охорони здоров’я. До назв лікарських засобів приділяється високий ступінь уваги.
  2. При порівнянні товарів 5 класу МКТП необхідно брати до уваги терапевтичне призначення лікарських засобів, їх склад та властивості, чи є вони взаємозамінними або доповнюють один одного, чи відносяться до безрецептурних ЛЗ або відпускаються лише за рецептом лікаря. Надання правової охорони для широкого поняття «фармацевтичні препарати» 5 класу МКТП не означає, що одна назва може застосовуватись для будь-яких ЛЗ різного призначення та застосування.
  3. При визначенні семантичної схожості потрібно зважати на те, що назви ЛЗ є вигаданими словами і можуть містити описові або асоціативні частини, які вказують на дію або призначення ЛЗ. Позначення повинні розглядатись в цілому з урахуванням описових і відмітних частин. На розбіжність позначень можуть додатково впливати інші зображувальні чи словесні елементи, різна довжина слова або наявність декількох слів у назві. Слід також брати до уваги, що назви ЛЗ розраховані на пересічного споживача, якому можуть бути невідоме значення окремих елементів позначень, наприклад таких, що вказують на хімічні властивості препаратів.

Для споживачів, які не розуміють значення складових частин назви фармацевтичних препаратів і які сприймають їх як фантазійні позначення, фонетична розбіжність позначень буде викликати різні асоціації щодо них і навпаки.

  1. Через те, що назви ЛЗ є вигаданими, споживач сприймає їх як набір окремих звуків, що розташовані в певній послідовності. Вирішальне значення при встановленні фонетичної схожості назв ЛЗ мають такі ознаки як наголос, кількість та розташування збіжних складів, наголошені склади та довжина слова.
  2. Оскільки назви ЛЗ зазвичай являють собою одне слово, і реєструються як торговельні марки стандартним шрифтом, заголовними літерами, при визначенні графічної схожості необхідно враховувати кількість і послідовність літер/символів, положення збіжних літер/символів, кількість слів та структуру позначень.
  3. При загальній оцінці імовірності змішування (сплутування) назв ЛЗ необхідно брати до уваги всі аспекти – фонетичний (ЛЗ може замовлятись усно в аптеці, усні сповіщення, наприклад, реклама по радіо), семантичний (назви ЛЗ є вигаданими назвами і можуть містити однакові описові або асоціативні частини, які розуміють не лише фахівці, а й пересічний споживач), графічний (зазвичай ЛЗ або видається за рецептом, або прописується лікарем на папері при призначенні ЛЗ).

Викладені рекомендації свідчать про те, що при проведенні судово-експертних досліджень назв ЛЗ, зареєстрованих як торговельні марки, крім стандартних підходів до визначення схожості позначень повинні враховуватись й інші фактори: особливості функціонального призначення та правила складання назв ЛЗ, реалізація ЛЗ на ринку, а також те, що вибір ЛЗ визначається посередниками (лікарями та фармацевтами).

Варто зауважити, що результати інтелектуальної діяльності людини у медичній сфері за своєю специфікою та значенням, а саме – впливом на здоров’я та життєдіяльність людини, відрізняються від результатів інтелектуальної діяльності в інших сферах. Зараз широко обговорюється необхідність створення спеціальних правил розгляду заявок на винахід у сфері фармацевтики та медицини. Як показує проведене дослідження, такий же висновок можна зробити і щодо необхідності створення спеціальних правил розгляду заявок та проведення експертизи торговельних марок – лікарських засобів.

 

[1] У Законі України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 № 123/96-ВР вживається термін «лікарські засоби». Термін «фармацевтичні препарати» міститься у 5 класі МКТП Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). У даному дослідженні терміни «лікарські засоби» та «фармацевтичні препарати» застосовуються в одному і тому ж значенні, при цьому термін «фармацевтичні препарати» використовується щодо товарів 5 класу МКТП.

[2] The decision of the Court Of First Instance (First Chamber), 21 October 2008, in Case T-95/07, Aventis Pharma SA v (OHIM) – Nycomed GmbH (PRAZOL/PREZAL) // EUIPO / Practice/ URL: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice (дата звернення: 01.05.2017).

[3] Постанова Вищого господарського суду України від 23.12.2010 у справі №21/80 // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/13395343 (дата звернення: 01.05.2017).

Постанова Вищого господарського суду України від 14.11.2012 у справі №21/80-59/20 // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27540451 (дата звернення: 01.05.2017).

[4] Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, опубліковані на сайті Державного підприємства «Український інститут промислової власності», 2014. URL: http://www.uipv.org/ua/metod_vid.html (дата звернення 01.05.2017).

[5] Методика   судово-експертного  дослідження  знаків  для товарів  і  послуг (торговельних марок): звіт НДР (заключ.) / МЮУ, КНДІСЕ; кер.    Г.В. Прохоров-Лукін; викон.: С.В. Мельник, І.В. Стародубов,  О.Ф.Дорошенко та ін., КНДІСЕ; НДЦСЕПІВ; НДІІВ АПрНУ. – 0108U005823. – К.: КНДІСЕ, 2009.

[6] Там само. С. 209

[7] «При вирішенні питання між щодо схожості позначень слід враховувати, що небезпека змішування є найбільшою для знаків, призначених для фармацевтичних, хімічних, харчових товарів та інших товарів масового попиту, особливо у нижчих цінових сегментах». (Там само. С. 215)

[8]«торгові назви ліків є частиною медичної термінології і слугують для того, щоб допомагати фахівцям (медичним і фармацевтичним працівникам) та пацієнтам (споживачам ліків) орієнтуватися в їх складі та терапевтичній дії, а отже, при вирішенні питань інтелектуальної власності стосовно об’єктів, що належать до певної галузі науки і техніки (наприклад, фармацевтики) крім знання права інтелектуальної власності необхідно застосування спеціальних знань у певній науково-технічній галузі (фармакології, хімії та медицини (Кириченко І.А. Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності. Навчальний посібник. – К.: Ін-т інтел. власн. і  права, 2005. – 172 с. – С.56).

[9] Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 № 123/96-ВР (зі змінами) // База даних «Законодавство України» / ВР України.  URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 01.05.2017).

[10] Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929  «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» // База даних «Законодавство України» / ВР України.  URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929-2016-%D0%BF (дата звернення 01.05.2017).

[11] Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996 № 270/96-ВР (зі змінами) // База даних «Законодавство України» / ВР України.  URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 01.05.2017).

[12] Правила розгляду  проектів  назв  лікарських  засобів,  що  подаються  на  державну  реєстрацію в Україні. Міністерство  охорони  здоров’я  України. Державний фармакологічний центр. Київ. 2010.  URL: http://www.dec.gov.ua/index.php/ua/ (дата звернення 01.05.2017).

[13] Правила виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджено Наказ МОЗ України 19.07.2005  № 360 // База даних «Законодавство України» / ВР України.  URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0782-05#n37 (дата звернення 01.05.2017).

[14] Демченко Т.С. «Охрана товарных знаков (сравнительно-правовой анализ)». изд. 2-е, перераб. и доп.- К.: Институт государства и права им. В.М.Корецкого НАН Украины, 2005.— С. 114-115.

[15] Основи інтелектуальної власності / [наук.-метод. вид-ня / ред. Г.І. Якіменко]. – К.: Юридичне видавництво «Ін Юре», 1999. – 578 с. – С. 138

[16] Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 № 116, в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.97 № 72, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 р. за № 276/812 (зі змінами) // База даних «Законодавство України» / ВР України.  URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95 (дата звернення 01.05.2017).

[17] П. 4 ст. 5 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-XII від 15.12.1993 (зі змінами) // База даних «Законодавство України» / ВР України.  URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3689-12 (дата звернення 01.05.2017).

[18] «The Court has stated that likelihood of confusion must be appreciated globally, taking into account all the factors relevant to the circumstances of the case; this appreciation depends on numerous elements and, in particular, on the degree of recognition of the mark on the market, the association that the public might make between the two marks and the degree of similarity between the signs and the goods and services» (Guidelines for Examination of European Union Trade Marks. Double Identity and Likelihood of Confusion – Global Assessment. Page 3 // EUIPO / Practice/ URL: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice (дата звернення: 01.05.2017)).

[19] І. Томаров. Милдронат: кто потребитель рецептурного лекарства? // Legal Shift. URL:http://www.legalshift.com.ua/?p=846 (дата звернення 01.05.2017).

[20] «The consumer, we are led to believe, is the measure of all things in trademark law. Trademarks exist only to the extent that consumers perceive them as designations of source. Infringement occurs only to the extent that consumers perceive one trademark as referring to the source of another. The most ‘intellectual’ of the intellectual properties, trademarks are a property purely of consumers’ minds. Trademark law is arguably the most difficult of the intellectual property laws to contemplate, and its outcomes when applied to facts are the most difficult to predict. This is because it requires a form of what John Keats called ‘negative capability’, the capability, more specifically, to think through the consumer and see the marketplace only as the consumer sees» (The enforcement of intellectual property rights: a case book. 3rd Edition – 2012. WIPO. Page 110. / URL: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/791/wipo_pub_791.pdf (дата звернення 01.05.2017).

[21]             «The relevant public of non-prescription pharmaceuticals (sold over the counter) is the general public, and the likelihood of confusion will be assessed in relation to that public.

According to the case-law, the general public cannot be excluded from the relevant public, also in the case of pharmaceuticals that require a doctor’s prescription prior to their sale to end-users in pharmacies. Thus, the relevant public comprises both general public and health professionals, such as doctors and pharmacists. Consequently, even though the choice of those products is influenced or determined by intermediaries, a likelihood of confusion can also exist for the general public, since they are likely to be faced with those products, even if that takes place during separate purchasing transactions for each of those individual products at various times.

In the case of pharmaceutical goods targeted only at specialists for professional use (e.g. sterile solutions for ophthalmic surgery), the likelihood of confusion must be assessed from the point of view of that specialist public only.

It is apparent from the case-law that, insofar as pharmaceutical preparations are concerned, the relevant public’s degree of attention is relatively high, whether or not issued on prescription» (Guidelines for Examination of European Union Trade Marks. Double Identity and Likelihood of Confusion: Relevant Public and Degree of Attention. Page 7, 11 // EUIPO / Practice/ URL: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice (дата звернення: 01.05.2017)).

[22] «It should be pointed out that, according to case-law, first, medical professionals display a high degree of attentiveness when prescribing medicines and, second, with regard to end consumers, it can be assumed, where pharmaceutical products are sold without prescription, that the consumers interested in those products are reasonably well informed, observant and circumspect, since those products affect their state of health, and that they are less likely to confuse different versions of such products». (Judgment Of The General Court (Ninth Chamber)  in Case T-605/11, 10 December 2014, Novartis AG v OHIM – Dr Organic Ltd (BIOCEF/ BIOCERT) // EUIPO / Practice/ URL: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice (дата звернення: 01.05.2017)).

[23] «The degree of attention regularly paid by the end consumer of pharmaceutical products is high and the consumer is better informed when he is obligatorily guided by health professionals (ibidem, at paragraph 61) as in this case where the restricted goods are only available on prescription» (Decision of the Second Board of Appeal of 1 February 2011, In Case R 489/2010-2, Octapharma AG v Stichting Sanquin Bloedvoorziening (ALBUNORM / ALBUMAN) // EUIPO / Practice/ URL: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice (дата звернення: 01.05.2017)).

[24] «The Court finds that the level of attention of the average consumer of pharmaceutical preparations must be determined on a case-by-case basis, according to the facts in the case-file, especially the therapeutic indications of the goods in question. Likewise, the Court finds that, in the case of medicinal products subject to medical prescription such as those being considered in the present case, that level of attention will generally be higher, given that they are prescribed by a physician and subsequently checked by a pharmacist who delivers them to the consumers» (Judgment of The Court of First Instance In Case T‑483/04, 17 October 2006, Armour Pharmaceutical Co. v OHIM – Teva Pharmaceutical Industries Ltd (GALZIN/CALSYN) // EUIPO / Practice/ URL: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice (дата звернення: 01.05.2017)).

[25] «A specialized market: If the market is specialized, such as with prescription drugs, the typical prescribing doctor and pharmacists must be considered» (Цит. за: The enforcement of intellectual property rights: a case book. 3rd Edition – 2012. WIPO. Page 110. / URL: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/791/wipo_pub_791.pdf (дата звернення 01.05.2017)).

[26] Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, опубліковані на сайті Державного підприємства «Український інститут промислової власності», 2014. – С. 131. URL: http://www.uipv.org/ua/metod_vid.html (дата звернення 01.05.2017).

[27] Постанова Вищого господарського суду України від 07.02.2017 у справі № 910/16297/14 // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64590436 (дата звернення: 01.05.2017).

[28] Рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 2.08.2012 за розглядом заперечення про реєстрацію знака «Рабірил» // Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності. URL: http://sips.gov.ua/i_upload/file/rabiril.pdf (дата звернення 01.05.2017).

[29] Г. Прохоров-Лукін, О. Дорошенко. Актуальні питання судової експертизи фармацевтичних торговельних марок. // Теорія і практика інтелектуальної власності. № 2. – 2014. – С. 21-29. –  С. 23

[30] Г. Прохоров-Лукін, О. Дорошенко. Актуальні питання судової експертизи фармацевтичних торговельних марок. // Теорія і практика інтелектуальної власності. № 2. – 2014. – С. 21-29. –  С. 26

[31] Robert D Litowitz and Lynn M Jordan. Procedures and strategies for pharmaceutical brands: United States // World Trademark Review. URL: http://www.worldtrademarkreview.com/Intelligence/Pharmaceutical-Trademarks/2017/Country-chapters/United-States (дата звернення 01.05.2017).

[32] «As a result of weighing all these factors in accordance with their respective importance in relation to the goods/services at issue, similarity may be found to various degrees: low, average or high.

The similarity of goods and services does not depend on any specific number of criteria that could be determined in advance and applied in all cases» (Guidelines for Examination of European Union Trade Marks. Double Identity and Likelihood of Confusion: Comparison Of Goods And Services. Page 7, 11 // EUIPO / Practice/ URL: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice (дата звернення: 01.05.2017)).

[33] «The goods at issue belong to the same general category of goods: pharmaceuticals. However, this is a broad category and covers goods which may be different or that have only a very low level of similarity. Clearly, it is necessary to have regard to other factors, in order to properly assess the similarity between the medicines. These factors are, in particular, whether these medicines are in competition with each other or complementary, as well as their purpose and their specific intended use (treatment of specific health problems). In taking these factors into account, a medicine’s therapeutic indication is of decisive importance.

The opponent’s argument that the goods are similar, merely because they are both pharmaceuticals, which follow the same channels of trade, and are made by the same undertakings, must be assessed in light of the abovementioned caselaw.

Therefore, in this context, there is no evidence that the two sets of pharmaceuticals overlap, are used in combination, or are in any way complementary. Equally clearly, the two sets of pharmaceuticals have very specific and dissimilar therapeutic ends» (Decision of the Second Board of Appeal of 5 December 2016, In Case R 390/2016-2, ALMIRALL S.A. v Bayer Intellectual Property GmbH (PREMID / BPREMIR) // EUIPO / Practice/ URL: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice (дата звернення: 01.05.2017)).

 

 

[34] Правила розгляду  проектів  назв  лікарських  засобів,  що  подаються  на  державну  реєстрацію в Україні. Міністерство  охорони  здоров’я  України. Державний фармакологічний центр. Київ. 2010.  URL: http://www.dec.gov.ua/index.php/ua/ (дата звернення 01.05.2017).

[35] Там само.

[36] «Основоскладання — спосiб творення слiв, за якого двi i бiльше основ поєднуються в одне слово за допомогою інтерфіксів» (Українська мова: від фонетики до морфології / EdEra Books. Сервіс інтерактивної освітньої літератури [Електроний ресурс] / URL: https://ukr.ed-era.com/4/osnovoskladannya.html (дата звернення 01.05.2017)).

[37] Латинська мова. Фармацевтична енциклопедія України // URL: http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/2036/latinska-mova

[38] «11.1.9. Установлення смислової (семантичної) схожості словесних позначень здійснюється на підставі наступних ознак: збіг смислового значення позначень у схожих мовах; збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення, подібність та протилежність закладених у позначеннях понять, ідей» (Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, опубліковані на сайті Державного підприємства «Український інститут промислової власності», 2014. – С. 116. URL: http://www.uipv.org/ua/metod_vid.html (дата звернення 01.05.2017)).

[39] «In this regard, the Court has held that, although the average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details, the fact remains that, when perceiving a word sign, they will break it down into elements which, for them, suggest a specific meaning or which resemble words known to them» (Guidelines for Examination of European Union Trade Marks. Double Identity and Likelihood of Confusion: Comparison Of Signs. Page 48 // EUIPO / Practice/ URL: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice (дата звернення: 01.05.2017)).

[40] «The element “DERMA” contained in both signs will be associated with the skin. Bearing in mind that the goods are cosmetics and ointments for use on the skin it is considered that this element is weak for these goods. The part of the relevant public who understands the meaning of that element will not pay as much attention to this weak element as to the other more distinctive elements of the mark. Consequently, the impact of this weak element is limited when assessing the likelihood of confusion between the marks at issue» (OHIM. Opposition Division. Opposition No B 1 717 845, on 20/09/2011, BIO-H-TIN Pharma GmbH & Co. KG against Firma “Dermaglin” Hanna Iwona Kordiasz (dermaglin NATURA DLA SKÓRY (Figurative) vs.Dermatin (Word) // EUIPO / Practice/ URL: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice (дата звернення: 01.05.2017)).

[41] «In the case at hand both marks share the elements ‘DERM’ and ‘DERMA’ (DERM is a variant of DERMA) that will be associated with ‘the skin’ for all the consumers of the relevant territory. Indeed, the element ‘DERMA’ is the Greek root DERMA, which forms the basis of vocabulary relating to the skin throughout the European Union, and it exists with minor variations in most European languages (‘dermis’ in Spain, Denmark and the Netherlands; ‘derma’ in Italy and the United Kingdom; ‘derme’ in Portugal and French-speaking countries). ‘Derme’ or ‘derma’ is a connective tissue which, together with the epidermis and the hypodermis, forms the skin and it is the root of many words relating to the skin, such as ‘dermatologie’ (dermatology), the branch of medicine which studies and treats the skin, the mucous membrane and the appendages of the skin (nails and hair), and ‘dermatologique’ (dermatological). Consequently, the elements ‘DERM’ and ‘DERMA’ are not distinctive in respect of the goods relating to skin, nails and hair» (Decision of the Second Board of Appeal of 18 September 2012, In Case R 2448/2011-2, LABORATOIRE BIODERMA (Société par Actions Simplifiée) v Gabriel Health Farmakeftiki Etaireia Periorismenis Efthynis (boderm (FIG. MARK) / BIODERMA et al.) // EUIPO / Practice/ URL: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice (дата звернення: 01.05.2017)).

[42] Рішення господарського суду м. Києва від 25.01.17 у справі № 910/30096/15 // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64368554 (дата звернення: 01.05.2017).

[43] «The signs have been found to be visually and aurally similar to the extent that they both contain the word DERMA and that the first word of each mark ends in the letters “IN”. Conceptually the marks are similar to the extent that they both refer to the skin. However, there are additional visual and aural elements which are dissimilar enough to counteract the similarities» (OHIM. Opposition Division. Opposition No B 1 717 845, on 20/09/2011, BIO-H-TIN Pharma GmbH & Co. KG against Firma “Dermaglin” Hanna Iwona Kordiasz (dermaglin NATURA DLA SKÓRY (Figurative) vs.Dermatin (Word) // EUIPO / Practice/ URL: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice (дата звернення: 01.05.2017)).

.

[44] «Conceptually, the signs in their entirety have no meaning. However, the prefix ‘CAL-’ clearly refers to ‘calcium’ in the context of the goods concerned, as demonstrated by the applicant and held in the contested decision. The noun ‘calcium’, from the Latin ‘calx, calc’ (Oxford Dictionary of English) is a chemical element known internationally and its symbol is ‘Ca’ (…).All of the goods in question include calcium, so it is obvious that the relevant public – including the general public – throughout the European Union will be able to understand this component as an allusion to calcium. The signs are therefore conceptually similar at least as far as they both contain the component ‘CAL-’. However, it cannot be given weight to this similarity since in that case ‘CAL-’ clearly alludes to the kind of the products. As to the final parts of the marks, there is no evidence of any meaning of the components ‘SORIN’ and ‘SURA’» (Decision of the Second Board of Appeal of 15 December 2010, In Case R 484/2010-2, The Procter & Gamble Company v Orion Corporation (CALSORIN / CALSURA) // EUIPO / Practice/ URL: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice (дата звернення: 01.05.2017)).

[45] «Both marks are word marks. The earlier mark ‘ALBUMAN’ consists of the terms ‘ALBU’ and ‘MAN’. Health professionals will immediately perceive that the prefix ‘ALBU’ is an abbreviation for albumin in view of the context given by the goods for which the earlier mark is registered, namely ‘albumin’. ‘Albumin’ or ‘albumen’ is defined by the Collins Dictionary as ‘any of a group of simple water-soluble proteins that are coagulated by heat and are found in blood plasma, egg white, etc’. So this prefix is the abbreviation of the generic name of the product covered by the earlier mark and is, therefore, practically devoid of distinctiveness for that good.

Not only can health professionals but also end consumers easily perceive the meaning of that prefix, since it is just a simple abbreviation of the word albumin or the equivalent word in all the other languages of the EU, in which the difference between the several variants is negligible.

The genericness of that prefix is the reason for the existence of many pharmaceutical trade marks with that prefix, such as those cited by the applicant. The conflicting marks are following the usual practice, in the pharmaceutical field, of composing trade marks with prefixes, infixes or suffixes descriptive of the pharmaceutical ingredients. Such generic descriptors are in the public domain and so they are freely and commonly used by the pharmaceutical industry. So the prefix ‘ALBU’ as such would not have been registered as a trade mark.

On the other hand, the second term of the earlier mark ‘MAN’ may be distinctive since its meaning is not apt for describing the characteristics of the goods having albumin since it is not defined as having to be used only or particularly for men. In conclusion, ‘MAN’ is the only distinctive element and so the dominant term of the earlier mark and it was its presence that rendered the earlier mark distinctive enough to be registered. (…)

On the other hand the term ‘NORM’ may be distinctive for the contested goods since it cannot describe them. In conclusion ‘NORM’ is the only distinctive, and so the dominant, term of the contested mark and accounts for its registrability» (Decision of the Second Board of Appeal of 1 February 2011, In Case R 489/2010-2, Octapharma AG v Stichting Sanquin Bloedvoorziening (ALBUNORM / ALBUMAN) // EUIPO / Practice/ URL: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice (дата звернення: 01.05.2017)).

[46] «The signs were found visually similar to a low degree due to the descriptive character of the suffix ‘GESIC’, given that it refers to pain killers, as well as the different beginnings. Phonetically, they were found similar to an average degree and conceptually dissimilar, the latter again due to the descriptive content of ‘GESIC’ and the differing associations that could be made with the respective prefixes of the signs (‘OXY’ refers to oxygen/oxycodon and ‘MAXI’ to maximum), with the result that a likelihood of confusion was excluded» (Guidelines for Examination of European Union Trade Marks. Double Identity and Likelihood of Confusion: Comparison Of Signs. Page 82 // EUIPO / Practice/ URL: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice (дата звернення: 01.05.2017)).

[47] «Furthermore, it must be noted that the finding of a likelihood of confusion in the present case would not grant the applicant a monopoly on the element ‘bio’, given that the existence of a likelihood of confusion leads solely to the protection of a certain combination of elements without, however, protecting as such a descriptive element forming part of that combination (see, to that effect, order in Industrias Alen v The Clorox Company, paragraph 56 above, EU:C:2014:57, paragraph 45 and the case-law cited). 59 Second, it should be noted that the visual and phonetic similarities between the marks at issue do not arise only from the presence of the element ‘bio’ in the marks at issue, but also other factors put forward in particular in paragraphs 37 to 39 and 44 above, such as the almost identical length of the signs and the fact that their first five letters match. In addition, the same letters appear in the initial part of each of those marks» (Judgment Of The General Court (Ninth Chamber), 10 December 2014,  In Case T-605/11, Novartis AG v OHIM – Dr Organic Ltd 10 December 2014 (BIOCEF/ BIOCERT) // EUIPO / Practice/ URL: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice (дата звернення: 01.05.2017)).

 

[48] Постанова Вищого господарського суду України від 14.11.2012 у справі № 21/80-59/20 // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27540451 (дата звернення: 01.05.2017).

[49] Постанова Вищого господарського суду України від 07.02.2017 у справі № 910/16297/14 // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64590436 (дата звернення: 01.05.2017).  

[50] Кириченко І.А. Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності. Навчальний посібник. – К.: Ін-т інтел. власн. і  права, 2005. – С.86.

[51] «Regarding the conceptual comparison of the signs, the Board of Appeal began by noting that the health professionals of Latvia and Lithuania, namely doctors and pharmacists, will understand all of the elements forming the signs in question. Thus, the element ‘alpha’ will be understood as a biochemical term designating the position of functional groups within molecules, the element ‘d3’ will be understood as a reference to Vitamin D, and the element ‘ren’ will be understood as coming from the English word ‘renal’, that is, related to the kidney. The Board of Appeal then considered that the average consumer did not have the same level of knowledge and expertise in pharmacology as health professionals. According to the Board of Appeal, average Latvian and Lithuanian consumers will recognise the element ‘alpha’ as a reference to the first letter of the Greek alphabet and the element ‘d3’ as a descriptive reference to a form of Vitamin D. The element ‘ren’ included in the mark applied for will have no meaning for the Latvian or Lithuanian public. 98 The Board of Appeal also considered that the element ‘alpha’ will not be perceived as having any direct and specific link with the pharmaceutical preparations in question and will be deemed fanciful. It concluded that there was a certain degree of conceptual similarity between the signs in question» (Judgment Of The General Court (Ninth Chamber), 26 January 2017,  In Case T-88/16, Opko Ireland Global Holdings Ltd v (EUIPO) – Teva Pharmaceutical Industries Ltd (ALPHA D3 / ALPHAREN) // EUIPO / Practice/ URL: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice (дата звернення: 01.05.2017)).

[52] Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, опубліковані на сайті Державного підприємства «Український інститут промислової власності», 2014. – С.96. URL: http://www.uipv.org/ua/metod_vid.html (дата звернення 01.05.2017).

[53] Рішення господарського суду м. Києва від 14.10.09 у справі № 12/342 // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/5069727  (дата звернення: 01.05.2017).

[54] Постанова Вищого господарського суду України від 17.10.2008 у справі № 20/677 // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2156018 (дата звернення: 01.05.2017).

[55] Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, опубліковані на сайті Державного підприємства «Український інститут промислової власності», 2014. – С. 112. URL: http://www.uipv.org/ua/metod_vid.html (дата звернення 01.05.2017).

[56] «Thus, aurally, the contested mark is longer than the earlier trade mark, it is made of three syllables whereas the earlier possesses two and the marks in dispute also differ in the initial sound. Furthermore, as a general rule, the sounds at the beginning of a word mark are of special importance by virtue of the greater impact on the hearer». (Decision of the Fifth Board of Appeal of 8 September 2014, in Case R 1679/2013-5, S.C. BIOFARM S.A. v AXPHARM Sp. z o.o. (cantavit / CAVIT) // EUIPO / Practice/ URL: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice (дата звернення: 01.05.2017)).

[57] Постанова Київського апеляційного господарського суду від 28.01.2017 у справі № 910/5552/13 // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36877158 (дата звернення: 01.05.2017).

[58] Постанова Вищого господарського суду України від 14.11.2012 у справі № 21/80-59/20 // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27540451 (дата звернення: 01.05.2017).

[59] Consequently, as regards, first of all, pharmaceutical preparations available only on medical prescription, it should be observed that, since the trade mark of those preparations is written on a prescription by the prescribing doctor, the consumer is necessarily confronted with a visual representation of that mark before ordering them, in some circumstances orally, from a pharmacist.

In any event, account should be taken of the generally high level of attention of the consumer with regard to pharmaceutical preparations, independently of whether or not they are issued with a medical prescription. Thus, as OHIM indeed noted at the hearing, it must be assumed that a pharmaceutical preparation will generally be the subject, before its purchase, of a visual inspection on the part of the consumer when the professional from whom he ordered that product presents it to him.

In addition, the remainder of the goods at issue are generally available on a self-service basis, with the result that the consumer is likely to have, first of all, a visual representation of those goods and examine them on that basis, even if he also has recourse to the oral recommendations of a professional before making his purchase.

Consequently, although the aural similarity between the marks at issue undeniably plays a significant role owing to the conditions governing the purchase of some of the goods at issue, that role cannot be regarded as overriding that of the visual similarity» (Judgment Of The General Court (Eighth Chamber), 13 May 2015, In Case T-169/14, Ferring BV v OHIM- Kora Corp. Ltd (Koragel / CHORAGON) // EUIPO / Practice/ URL: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice (дата звернення: 01.05.2017)).

[60] Відповідно до Методичних рекомендацій (п. 11.1.8) «візуальна (графічна) схожість визначається на підставі, зок­рема, наступних ознак: загальне зорове враження; вид шрифту; графічне відтворення (написання) з урахуванням характеру букв (наприклад, друкарські або письмові, заголовні або рядко­ві); розташування букв по відношенню одна до одної (наприклад, послідовне, накладення однієї букви на іншу повністю або част­ково тощо); алфавіт, буквами якого написано слово; колір або поєднання кольорів» (Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, опубліковані на сайті Державного підприємства «Український інститут промислової власності», 2014. – С. 114. URL: http://www.uipv.org/ua/metod_vid.html (дата звернення 01.05.2017)).

[61] For word marks, the visual comparison is based on an analysis of the number and sequence of the letters/characters, the position of the coinciding letters/characters, the number of words and the structure of the signs (e.g. whether word elements are separated or hyphenated).

When figurative marks with word elements and word marks are compared visually, what matters is whether the signs share a significant number of letters in the same position and whether the word element in the figurative sign is highly stylised. Similarity may be found despite the fact that the letters are graphically portrayed in different typefaces, in italics or bold, in upper or lower case or in colour. In principle, when the same letters are depicted in the same sequence, any variation in stylisation has to be high in order to find visual dissimilarity» (Guidelines for Examination of European Union Trade Marks. Double Identity and Likelihood of Confusion: Comparison Of Signs. Page 27-28 // EUIPO / Practice/ URL: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice (дата звернення: 01.05.2017)).

[62] «In that regard, first, it should be observed that the first part of the earlier mark which immediately precedes the identical central part, ‘orag’, is composed of two letters ‘c’ and ‘h’, whereas in the mark applied for it is composed of only one letter, ‘k’. Next, it must be stated that, at a general visual impression level, the differences between the letter ‘k’ and the letter ‘h’ prevail over their common elements and that, a fortiori, there is no common element between the letter ‘k’ and the letter ‘c’. The general visual impression will be all the more different because, as stated in paragraph 59 above, the consumer will not proceed to analyse those various details.

Secondly, contrary to what the applicant suggests, the signs at issue cannot be considered by German-speaking consumers to be two variations in spelling of the same word if only because of the endings of those two signs, ‘on’ on the one hand and ‘el’ on the other, which have no common element. Consequently, the parallel which the applicant draws between those signs and first names which may, in German, equally begin with ‘k’ or with ‘ch’ is irrelevant.

Thus, it is reasonable to presume that, far from being diluted in the memory of Germanspeaking consumers, who perceive the signs at issue as a whole, the differences between the first parts of those signs will hold their attention all the more since they are accentuated by the differences between their final parts.

It is therefore necessary to uphold the Board of Appeal’s finding that the visual similarity of the signs is low». (Judgment Of The General Court (Eighth Chamber) 13 May 2015, In Case T-169/14, Ferring BV v OHIM- Kora Corp. Ltd (Koragel / CHORAGON) // EUIPO / Practice/ URL: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice (дата звернення: 01.05.2017)).

[63] «That is the situation in the present case concerning the common element ‘bio’ which determines, to a significant extent, the overall impression produced by the two signs. That element represents half the letters of the earlier mark and three-sevenths of the letters of the mark applied for. In addition, it is located at the beginning of the two signs, the part which is in principle more likely to catch the public’s attention.

Second, it should be pointed out that not only do the first three letters of signs at issue, constituting the element ‘bio’, match but so do their fourth and fifth letters, ‘c’ and ‘e’.

Therefore, five of the seven letters of the mark applied for are in exactly the same order as the sequence formed by five of the six letters of the earlier mark.

While it is true that the last two letters of the mark applied for, ‘r’ and ‘t’, are different from the last letter of the earlier mark, ‘f’, that difference alone does not counteract the important similarity arising from the fact that the first five letters at the centre of the two signs, which are very similar length, are identical» (Judgment Of The General Court (Ninth Chamber), 10 December 2014,  In Case T-605/11, Novartis AG v OHIM – Dr Organic Ltd 10 December 2014 (BIOCEF/ BIOCERT) // EUIPO / Practice/ URL: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice (дата звернення: 01.05.2017)).

[64] Постанова Вищого господарського суду України від 14.11.2012 у справі № 21/80-59/20 // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27540451 (дата звернення: 01.05.2017).

[65] Рішення господарського суду м. Києва від 15.02.2012 у справі № 20/367 // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21443720 (дата звернення: 01.05.2017).

[66] «Moreover, the non-registered trade mark consists of more than the mere combination of the word ASPIRIN and the neutralized packaging. It shows a prismatic packaging in white and green colour with the word ASPIRIN written

in black, a green circle containing the words BAYER in the top left corner and the picture of two slightly superimposed white tablets in the bottom right corner. Both figurative elements are not to be found in the neutralized packaging.

These findings cannot be called into question by the demoscopic survey regarding consumer perception of the SALOSPIR packaging. As correctly pointed out by the respondent, likelihood of confusion is a question of law which cannot be established by evidence. Moreover, participants saw a reproduction of the mark applied for and were told that it showed an over-thecounter pharmaceutical sold in pharmacies. The question therefore suggested that the picture referred to an existing product. Given that the mark applied for has not yet been used on the German market it therefore clearly induced participants to think of over-the-counter pharmaceuticals they already knew. Consequently, 230 out of 1060 participants answered with ASPIRIN whereas an even higher proportion answered with ‘painkillers (142), tablets (76), pharmaceuticals (58), analgesic tablets (49), headache tablets (46), against headache (42)’ which refer to pharmaceuticals associated with the term ‘overthe-counter’. Equally leading is the follow-up question where participants where asked if they associated the SALOSPIR packaging with another pharmaceutical, another brand or another company, because the question implies that the packaging could be reminiscent of another product participants already know» (Decision of the Fourth Board of Appeal of 17 February 2017, In Case R 2444/2015-4, Bayer Aktiengesellschaft v UNI – PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SA (trading as UNI – PHARMA S.A.) (SALOSPIR 500 mg (fig.) / Aspirin et al.) // EUIPO / Practice/ URL: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice (дата звернення: 01.05.2017)).

[67] Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, опубліковані на сайті Державного підприємства «Український інститут промислової власності», 2014. – С. 110-111. URL: http://www.uipv.org/ua/metod_vid.html (дата звернення 01.05.2017).

[68] Therefore, a lesser degree of similarity between goods and services may be offset by a greater degree of similarity between the marks and vice versa. (Guidelines for Examination of European Union Trade Marks. Double Identity and Likelihood of Confusion. Global Assessment. Page 3 // EUIPO / Practice/ URL: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice (дата звернення: 01.05.2017)).

[69] Importantly, it is not possible to set out in the abstract whether one factor carries more weight than another because these factors will have varying degrees of relative importance depending on the circumstances. (Guidelines for Examination of European Union Trade Marks. Double Identity and Likelihood of Confusion. Global Assessment. Page 4 // EUIPO / Practice/ URL: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice (дата звернення: 01.05.2017)).