Персональний сайт Катерини Сопової К. Сопова. Дослідження судовим експертом розрізняльної здатності об’ємних позначень - Катерина Сопова - Персональний сайт

К. Сопова. Дослідження судовим експертом розрізняльної здатності об’ємних позначень

Стаття надрукована у науково-практичному збірнику Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України «Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності: теорія і практика», Випуск 4, 2016

В умовах ринкової конкуренції, кожен з виробників намагається виділити свій товар, зокрема, через оригінальність та привабливість форми товару або його упакування. Попри те, що дизайн та форма промислового виробу є об’єктом промислового зразка, власники часто намагаються зареєструвати їх як об’ємні торговельні марки.

Слід зазначити, що Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) не містить у переліку позначень, що можуть отримати правову охорону, об’ємні позначення [1][1], однак п. 1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила) передбачено, що можуть бути об’єктами правової охорони позначення «об’ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах» [2].

Оскільки не всі форми товару та їх упакування можуть бути зареєстровані як знаки для товарів і послуг, вони часто стають предметом судового спору та об’єктом судово-експертного дослідження.

Як правило, основними питаннями, що виносяться на вирішення судової експертизи при дослідженні об’ємних позначень є питання щодо наявності розрізняльної здатності об’ємного позначення, та у випадку її відсутності – можливість набуття розрізняльної здатності позначенням у процесі використання.

Основне призначення торговельної марки – вирізняти товари одного виробника від товарів і послуг іншого. Ця властивість позначення і називається терміном «розрізняльна здатність». Розрізняльна здатність традиційних (площинних) торговельних марок розглядалась у працях науковців, однак розрізняльна здатність об’ємних торговельних марок має свої особливості, на які повинен звернути увагу судовий експерт при проведенні дослідження.

  1. Об’єкт дослідження. Розрізняльна здатність об’ємних позначень

Як об’ємні (тривимірні) позначення на реєстрацію заявляються:

  • реалістичні зображення товарів;
  • форма товару (виробу);
  • форма упакування товару (виробу);
  • тривимірний об’єкт, що прямо не пов’язаний із товаром (його формою), для якого зареєстрований.

Для деяких об’ємних позначень у законодавстві міститься пряма заборона їх реєстрації як знаків для товарів і послуг. Так, не можуть отримати правову охорону позначення, що:

  • відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату,  або  яка надає товарові істотної цінності (п. 2 ст. 5 Закону) [1];
  • реалістичні зображення  товарів,  якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів (п. 4.3.1.4. Правил) [2];
  • тривимірні об’єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об’єкт заявляється як знак (п. 4.3.1.4 Правил) [2].

Відповідно до наведених норм, позначення за п.1 можуть бути внесені до знака як  елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуюче положення в зображенні знака, а позначення за пп. 2, 3 відносяться до позначень, що не мають розрізняльної здатності, однак можуть набути її у процесі використання.

Всі викладені обмеження щодо об’ємних позначень стосуються безпосередньо форми товару. Спробуємо розібратись чому саме.

Розрізняльну здатність об’ємних позначень можна умовно представити у вигляді схеми, де зеленим кольором виділені позначення, що можуть мати притаманну розрізняльну здатність, червоним ті, що не мають розрізняльної здатності, синім ті, що можуть її мати при визначених умовах.

  1. Перший рівень наведеної схеми складають об’ємні позначення, які не являють собою безпосередньо форму товару, для якого зареєстровані.

Тривимірний об’єкт, що не пов’язаний із товаром, для якого зареєстрований – це будь-який фантазійний чи довільний об’єкт, що супроводжує товар і прямо не пов’язаний із його формою чи упакуванням. Такий об’єкт може мати до товару асоціативне відношення, наприклад, об’ємна фігурка ягуара, що зареєстрована для автомобіля Jaguar.

Оригінальна тривимірна форма упакування товару – це будь-який фантазійний чи довільний об’єкт, що являє собою форму упакування товару (тару) і не відноситься до стандартних (типових) форм для аналогічних товарів. Найбільш відомі об’ємні знаки, що являють собою упакування товару є пляшка «Coca Cola» та флакон для парфумів «SALVADOR DALI».

Типова (стандартна) форма упакування або форма, що відрізняється від типової лише окремими, що можуть бути непомітні споживачу елементами, не має розрізняльної здатності, оскільки не виконує функцію індивідуалізації та може використовуватись будь-яким виробником аналогічної продукції, наприклад, стандартна форма пляшки для напою.

  1. Другий рівень схеми складають позначення, що являють собою безпосередньо форму товару. Умовно вони розміщені у наведеній схемі вдовж діапазону оригінальності форми товару за ступенем її зменшення до природної (стандартної) форми (за аналогією із діапазоном розрізняльної здатності щодо словесних позначень, який запропонований О.Д. Лєвічевою [3, с. 17]).

Форма, що надає товарові істотної цінності – це форма товару, яка примітна виключно через своє естетичне та декоративне оформлення, що підвищує цінність товару не внаслідок його популярності, а через привабливість зовнішнього оформлення позначення.

Позначення, що відображають лише форму, яка надає товарові істотної цінності не мають розрізняльної здатності, оскільки сприймаються скоріше як декоративне оформлення товару, а не засіб індивідуалізації. Така форма може охоронятись як об’єкт авторського права або промислового зразка. За аналогією зі словесними позначеннями форми, що надають товарові істотної цінності можна тлумачити як ті, що носять хвалебний характер; за аналогією із зображувальними – ті, що мають надмірно стилізований вигляд.

Як зазначає В.О. Калятин, «основне призначення товарного знака – індивідуалізувати, а не прикрашати товар. (…), необхідно відрізняти попутне використання товарного знака в оформленні товару від випадків, коли одна лише присутність цього знака значно підвищує цінність товару» [4, с. 19].

Фантазійна або довільна форма – це форма товару, яка є вигаданою або незвичною при застосуванні до конкретного товару, оскільки значно відрізняється від природної чи типової (стандартної) його форми. Наприклад, незвичайна форма мила у вигляді плитки шоколаду. Така форма може мати розрізняльну здатність у тих випадках, коли сприймається як торговельна марка, а не як різновид товару, і вказує на джерело походження товару. Якщо звернутись до вказаного прикладу, то на сьогодні виробники мила пропонують значне розмаїття форм та кольору мила (особливо мила ручної роботи), через що будь-яка нова форма може сприйматись лише як різновид товару, а не позначення, що індивідуалізує товар.

Оскільки будь-яка фантазійна форма товару буде так чи інакше зображати сам товар, такі позначення можуть за аналогією зі словесними позначеннями тлумачитись як описові чи асоціативні.

Функціональна форма або форма, що обумовлена досягненням технічного результату – це така форма товару, яка залежить від конструктивних особливостей виробу та виконання ним технічної чи практичної функції або форма товару, що зумовлена використаними у ньому технічними рішеннями, що впливають на нові властивості або покращання характеристик відомих властивостей виробу.

Приведені форми товару не допускаються на реєстрацію не у зв’язку з відсутністю у них розрізняльної здатності, а через недопущення ситуації, коли одній особі надається монополія на використання функціональних елементів товару, що позбавляє можливості використання іншими виробниками тих же технічних рішень, оскільки відповідне технічне рішення буде визначати і форму товару. Зазначені форми можуть охоронятись патентами на винахід або корисну модель, а реєстрація їх як знаків для товарів і послуг спричинить невиправдану вигоду, оскільки власник такого знака зможе отримати охорону на необмежений термін (продовження дії свідоцтва на кожні 10 років) без проведення відповідної кваліфікаційної експертизи технічного рішення.

За аналогією зі словесними позначеннями функціональні форми можна тлумачити як загальновживані для позначення товарів і послуг певного виду.

Форма товару вважається такою, що відображає природний стан товару, його сутність, якщо вона випливає безпосередньо з його природної форми та природних властивостей (є формою самого товару). Звичайно такі позначення не мають розрізняльної здатності, оскільки зображають безпосередньо товар, що вказує на його вид та назву і за аналогією зі словесними позначеннями відносяться до видових позначень.

  1. Третій рівень складають позначення, які є реалістичним зображенням товару. Такі позначення можуть реалістично зображати будь-яку форму товару другого рівня наведеної схеми. Реалістичні зображення товару не мають розрізняльної здатності для позначення цих товарів, однак відповідно до законодавства можуть набути її у процесі використання з врахуванням особливостей форми товару, яку вони реалістично зображають.

Форма товару (виробу) може бути зареєстрована як об’ємний знак лише при умові, якщо вона має оригінальний зовнішній вигляд, оскільки розрізняльна здатність позначення це, перш за все, властивість позначення бути придатним для вирізнення товарів і послуг конкретного виробника з-поміж інших споріднених товарів і послуг, за певними особливостями, відмітними ознаками, характерними рисами.

Якщо форма обумовлена виключно або головним чином функціональністю товару, є традиційною і/або безальтернативною для однорідних товарів, то така форма не може бути визнана охороноздатною, оскільки не може індивідуалізувати товар конкретного виробника.

Крім того, форма товару не може бути визнана такою, що має розрізняльну здатність, якщо вона відрізняються від традиційної (стандартної, типової) форми аналогічного товару лише окремими елементами.

Як відмічено у Коментарі Боденхаузена (підп. «д» к ст. 6quinquies B.2.), «під позначеннями,  що позбавлені будь-яких відмітних рис, розуміються позначення, що широко використовуються або ж – хоча вони і не складаються виключно з описових або родових найменувань – вони не можуть відрізнити вироби одних підприємств від виробів інших, навіть якщо включити в них додаткові елементи» [5, с. 134].

Отже, для того щоб об’ємне позначення у вигляді форми товару визнавалось таким, що має розрізняльну здатність необхідно виконання таких умов:

1) форма товару повинна значно відрізнятися від традиційної, загальноприйнятої або широко поширеної форми подібних товарів, що використовуються багатьма виробниками аналогічної продукції;

2) відмітні ознаки форми товару повинні сприйматись споживачем як такі, що явно вказують на певного виробника чи джерело походження товару;

3) форма товару не повинна бути оманливою стосовно переліку товарів, що заявляються.

При цьому, необхідно звернути увагу на те, що будь-який товар сприймається, у першу чергу, як товар, а не як такий, що представляє форму чи зображення товару знак, що вказує на його походження. Власнику торговельної марки законодавством надається монопольне право не на товар, а на торговельну марку, призначену для індивідуалізації такого товару. Товар і торговельна марка незалежні один від одного і виконують різні функції: виріб повинен виконувати ті завдання, які передбачались під час його створення, а знак повинен інформувати споживача про виробника чи джерело походження товару.

Споживач очікує побачити слова або логотипи як торговельну марку з метою вирізнення товарів одного виробника від товарів іншого, але не форму товару як таку. У зв’язку з цим, коли мова йде про об’ємні торговельні марки, не можна змішувати просту впізнаваність продукту і «розрізняльну здатність» позначення [4, с. 15], оскільки об’ємне позначення, що являє собою форму товару можна віднести до тих, що прямо вказує на вид товару і його функціональне призначення навіть якщо форма є оригінальною. Такі позначення мають бути більш ніж просто відомі та помітні споживачу, вони повинні сприйматися саме як торговельні марки.

Зазвичай товар продається у закритому упакуванні під іншими словесними чи зображувальними торговельними марками і форма товару взагалі може не враховуватись при прийнятті рішення щодо здійснення покупки, тобто форма товару не пов’язана з виконанням основної функції торговельної марки – індивідуалізувати товар, вона пов’язана із рішенням про необхідність придбання конкретної речі, що і відбувається на практиці.

  1. Набуття розрізняльної здатності

При вирішенні судовим експертом питання щодо набуття формою товару розрізняльної здатності необхідно також враховувати властивості об’ємних позначень, особливо ті, що являють собою форму товару.

У п.10.1.5 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг наводяться фактори, що враховуються при визнанні позначення таким, що набуло розрізняльної здатності:

«Позначення вважається таким, що набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання щодо заявлених товарів і/або послуг якщо щодо нього наявні, зокрема, такі доречні фактори:

  • ступінь відомості споживачам про взаємозв’язок позначення із товарами/або послугами, для яких воно призначене, і/або із заявником;
  • тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання позначення;
  • тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування позначення, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках” [6, с. 91].

Проте тут також треба зауважити, що наведені фактори є доречними для будь-яких словесних чи зображувальних позначень. У випадку встановлення можливості набуття розрізняльної здатності об’ємним позначенням, що являє собою форму товару, необхідно враховувати умови використання позначення на товарі.

Відповідно до п. 4 ст. 16 Закону, використанням знака визнається: «нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано (…) зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення)» [1].

Отже, торговельна марка наноситься (чи будь-яким іншим чином прикріплюється) на товар для того, щоб вирізнити саме цей товар одного виробника від таких самих товарів інших виробників. Використання об’ємних позначень у вигляді зображення чи форми товару як торговельних марок ускладнюється тим, що такі позначення сприймаються споживачем не як торговельна марка, а як зображення чи найменування товару.

Теж саме підтверджується нормою п. 2 ст. 20 Закону, в якій зазначено, що:

«Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати» [1].

Тобто норми Закону передбачають заборону використання зображень знака на товарі чи його упакуванні (в класичному розумінні вони є зображеннями на площині) і не містять виключення для знаків, які є об’ємними.

Слід зазначити, що об’ємним позначенням не у всіх країнах світу надається правова охорона і не будь-яке об’ємне позначення може виступати і бути зареєстроване як знак для товарів і послуг.

На думку А. Рабец: «Якщо як об’ємний товарний знак реєструється форма виробу, то до подібного роду позначень пред’являються жорсткіші вимоги з точки зору їх розрізняльної здатності у порівнянні з іншими видами товарних знаків. Це пояснюється тим, що споживач зазвичай бачить в товарному знаку щось зовнішнє, відокремлене від самого товару і спеціально призначене для вирізнення однорідних товарів» [7, с. 49].

Отже, не будь-яка форма товару може виступати як об’ємне позначення, а лише та, що сприймається як торговельна марка.

Викладене свідчить про те, що при визначенні можливості набуття об’ємним позначенням розрізняльної здатності необхідно встановити,  що саме використовується при продажі та просуванні товару – об’ємна торговельна марка, що являє собою форму товару чи безпосередньо товар під іншими словесними позначеннями та логотипами. І головним фактором, який повинен враховуватись експертом, є ступінь відомості споживачам про взаємозв’язок позначення із заявником (виробником). Взаємозв’язок позначення із товаром тут взагалі відсутній, оскільки позначення являє собою товар. Головне питання, яке потребує вирішення судовим експертом, це можливість сприйняття споживачем об’ємного позначення саме як торговельної марки. Значні обсяги продажу і просування товару можуть свідчити про тривалість використання торговельних марок які присутні на упакуванні товару, а не про розрізняльну здатність об’ємного позначення, що являє собою товар.

Також, слід сказати про необхідність відокремлення елементів оформлення товару від елементів, призначених його індивідуалізувати. Як уже зазначалось, оригінальна форма товару може бути об’єктом промислового зразка, а при реєстрації її як торговельної марки, власник досягне більшої вигоди, ніж у результаті отримання патенту на промисловий зразок. Він уникне необхідності доводити патентоспроможність промислового зразка, дістане можливість монополізувати використання певної форми виробу, здобуття патенту на яку було б взагалі неможливе та отримає право на необмежений термін (при продовженні дії свідоцтва на кожні 10 років).

Однак, при цьому треба враховувати, що між промисловим зразком і торговельною маркою є суттєві відмінності у способі використання даних об’єктів. Відповідно до пп. 2, 3 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», власник патенту на промисловий зразок може забороняти будь-­якій особі виробляти та реалізовувати виріб, що містить промисловий зразок [8]. Власник свідоцтва на знак для товарів і послуг (торговельну марку) може запобігти лише недозволеному використанню знака у зв’язку з зазначеними в свідоцтві товарами, але не може перешкодити виробництву та реалізації таких товарів, якщо при цьому не використовується цей знак [9, с. 366].

Отже, у випадку виготовлення товару такої ж форми, що і зареєстрований об’ємний знак іншою особою, такі дії не можуть вважатись використанням знака при умові, що товар випускається із відмінними від зареєстрованого об’ємного позначення торговельними марками.

Таким чином, основним призначенням знака для товарів і послуг (звичайне словесне, зображувальне чи комбіноване позначення, виконані на площині) є індивідуалізація товару. Проте форма товару, не пов’язана з виконанням цієї індивідуалізуючої (розрізняльної) функції, оскільки у більшості випадків споживачі не приділяють достатньої уваги особливим ознакам форми чи упакуванню товару. Споживачі сподіваються побачити у вигляді торговельної марки слова, зображення або їх комбінації з метою вирізнення товарів одного виробника від товарів іншого, однак не форму товару як таку. У зв’язку з цим форма об’ємної торговельної марки повинна бути більш ніж лише помітна і відома споживачу (наприклад, як різновид товару), а повинна сприйматись саме як знак для товарів і послуг. Необхідно, щоб у свідомості споживача окремі індивідуалізуючи ознаки форми чи упакування товару сприймались як такі, що явно вказують на конкретного виробника чи джерело походження товару.

Для визнання об’ємного позначення, яке являє собою форму товару таким, що має розрізняльну здатність, необхідно, щоб дане позначення не вказувало на вид чи призначення товару, а також мало оригінальну форму, що обумовлена не лише його функцією. Для того, щоб бути зареєстрованим, знак не повинен представляти загальноприйняту форму товару або форму, що відрізняється від неї окремими елементами.

Отже, на мою думку, зареєструвати форму товару як об’ємне позначення, яке б визнавалось таким, що має розрізняльну здатність, буде надзвичайно складно, оскільки потрібно створити таку форму товару, яка б не була функціональною, не вказувала на вид чи різновид товару, відрізнялась від традиційної оригінальністю (не лише окремими елементами) та не перейшла у форму, що надає товарові істотної цінності.

 

Використані джерела:

  1. Закон Україні «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-XII від 15.12.1993 (зі змінами) // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12/print1475410933933499 (дата звернення 18.11.2016).
  2. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 № 116, в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.97 № 72, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 р. за № 276/812 (зі змінами) // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95 (дата звернення 18.11.2016).
  3. Левічева О.Д. Експертиза об’єктів промислової власності: заявки на знак для товарів і послуг (торговельну марку) і кваліфікованого зазначення походження товару та/або права використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару: [навч. посіб.] / О.Д. Левічева. – К.: Ін-т інтел, власн. і права, 2006 р. – 128 с.
  4. Калятин В.О. Регистрация в качестве товарного знака формы или упаковки товара / В. О. Калятин // Патенты и лицензии. -2004. – № 4. – С. 13-19
  5. Г. Боденхаузен. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий / Г. Боденхаузен/ пер. з француз. Н.Л. Туманова. – М: Издательство «Прогресс»с, 1977. – 306 с.
  6. Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, опубліковані на сайті Державного підприємства «Український інститут промислової власності», 2014. – [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.uipv.org/ua/metod_vid.html
  7. Рабец А.П. Правовая охрана товарных знаков в России: Современное состояние и перспективы. – СПб., Центр-Пресс. 2003. – С. 49
  8. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» № 3688-XII від 15.12.1993 (зі змінами) // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3688-12 (дата звернення 18.11.2016)
  9. Орлюк О. П. Співвідношення правової охорони промислових знаків і торговельних марок / О. П. Орлюк, Л. І. Работягова // Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: [Зб. наук. Статей Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України]. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – С. 350-367.

[1] П. 2 ст. 5 Закону Україні «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: «Об’єктом знака може бути будь-яке позначення  або будь-яка комбінація  позначень.  Такими позначеннями можуть бути,  зокрема, слова,  у тому числі власні імена,  літери,  цифри,  зображувальні елементи,  кольори  та  комбінації  кольорів,  а  також  будь-яка комбінація  таких  позначень».