Персональний сайт Катерини Сопової Катерина Сопова. Реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів (Частина 1) - Катерина Сопова - Персональний сайт

Катерина Сопова. Реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів (Частина 1)

Наявність розрізняльної здатності позначення – одна з головних умов надання йому правової охорони. Спеціальне законодавство щодо торговельних марок не містить визначення поняття «розрізняльна здатність позначення», проте наводить перелік позначень, що не мають розрізняльної здатності. Із такого переліку слід виділити «реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів». Зазначені позначення відносяться до тих, що не мають притаманної їм розрізняльної здатності відносно товарів, для яких вони призначені однак, відповідно до п. 2. ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон),[1]можуть набути розрізняльну здатність внаслідок використання.

Слід зазначити що національне законодавство не містить будь-яких вимог до документів, які можуть підтверджувати набуття позна­ченням розрізняльної здатності внаслідок його використання, а лише встановлює таку можливість.

На сьогодні при проведенні кваліфікаційної експертизи заявки на знак для товарів і послуг, зокрема для визначення можливості набуття позначенням розрізняльної здатності використовуються  Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, опубліковані на сайті Державного підприємства «Український інститут промислової власності» у 2014 році[2]. До них використовувалось методичне видання «Експертиза об’єктів промислової власності: заявки на знак для товарів і послуг (торговельну марку) і кваліфікованого зазначення походження товару та/або права використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару»[3].

В обох методичних виданнях міститься перелік документів, які можуть бути доказами набутої розрізняльної здатності позначенням внаслідок його використання, а також визначені наступні фактори, що повинні враховуватись:

«ступінь відомості споживачам про взаємозв’язок позначення із товарами та/або послугами, для яких воно призначене, і/або із заявником;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання позначення;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування позначення, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках.

Для визначення того, чи набуло позначення розрізняльної здатності, мають бути враховані всі фактори, особливо тривалість використання знака».

Отже, повинні враховуватись «всі фактори» для набуття позначенням розрізняльної здатності. Але що під цим розуміється? Повинні встановлюватись всі перераховані фактори чи лише ті, які доведуть сторони? Який обсяг використання позначення є достатнім для набуття розрізняльної здатності? Якими засобами доказування підтверджується ступінь відомості споживачам про взаємозв’язок позначення із виробником? І це ще не всі питання, які потребують роз’яснень.

Насправді довести набуття розрізняльної здатності позначеннями, що являють собою реалістичні зображення товарів досить складно, оскільки такі зображення, що заявляються, споживач буде сприймати як товар, що є логічним, а не як торговельна марка, яка відрізняє цей товар серед таких же товарів інших виробників.

Для прикладу можемо розглянути два спори, що виникли при реєстрації та використанні реалістичних зображень товарів як знаків для товарів і послуг:

25

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №175926 для товарів 21 класу МКТП:  губки побутові (охорону кольорам не надано)

26

Знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 798984 для товарів 30 класу МКТП: печиво (тістечка) і кондитерські вироби, шоколадні вироби, морозиво.

(білий, білий з відтінком, рожевий, бежевий)

 

Рішення господарського суду м. Києва від 05.11.2015 у господарській справі №910/20625/15 за позовом про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг[4]

 

 

Постанова Вищого господарського суду від 27 жовтня 2009р. № 12/136 та постанова Київського апеляційного господарського суду від 15.06.2009 за позовом про припинення порушення прав інтелектуальної власності та зустрічним позовом про визнання недійсною міжнародної реєстрації № 798984[5]

 

Отже, наведені знаки зареєстровані як об’ємні і, не викликає сумніву, що вони є реалістичними зображеннями товарів, для яких вони використовуються. У суді сторонами доводився факт набуття/не набуття такими позначеннями розрізняльної здатності у процесі використання

Розглянемо витяги з рішень суду щодо певних обставин справи

Знак є реалістичним зображенням товару для якого його зареєстровано

 

«Україна є однією із країн, у яких правова охорона надається серед інших, так званим тривимірним або об’ємним знакам. Серед зареєстрованих об’ємних позначень значну частину становлять ті, які являють собою саме реалістичні зображення товарів, для яких вони використовуються.

Реалістичне зображення товару здатне виконувати основну функцію товарного знака (вирізняти товари одного виробника серед однорідних товарів інших виробників), якщо воно включає в себе оригінальні елементи, створені та вперше застосовані саме власником знака.

Позначення, зареєстроване як знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 175926 є об’ємним (тривимірним) та представляє собою паралелепіпед з прямими нижніми та вертикальними ребрами. Який складається з нижньої вузької та верхньої широкої частин. Нижня частина є темною, верхня – світлою. Верхня частина паралелепіпеда є «хвилястою» та утворена такими, що регулярно чергуються виступами і заглибленнями. Характерною особливістю є те, що «хвилі» поширюються у двох напрямках, утворюючи оригінальну форму поверхні виробу, яка не є широко використовуваною виробниками для такого роду товарів.

(…)Таким чином, експертом встановлено, що незважаючи на те, що позначення, зареєстроване як знак за свідоцтвом № 175926 представляє собою реалістичне зображення товару (губки для миття), воно здатне породжувати асоціації, необхідні та достатні для запам’ятовування знака та його відтворення, тобто має розрізняльну здатність».

 

«Отже, за висновками суду апеляційної інстанції, оскільки зображувальний товарний знак Компанії відтворює реальне зображення товару, для якого він зареєстрований, з чим погоджується його власник, то такий знак не відповідає умовам надання правової охорони, а відтак, міжнародна реєстрація №798984 має бути визнана недійсною на території України.

Позначення за міжнародною реєстрацією № 798984 звичайно не має розрізняльної здатності для товарів, для яких його зареєстровано, оскільки сприймається як реалістичне зображення будь-якого товару з охоронюваного переліку: кондитерського чи шоколадного виробу (печива, тістечка, цукерки тощо), або морозива – круглої форми з обсипкою».

 

 

 

 

 

 

Позиція суду в цьому рішенні чітко виражена: реалістичне зображення товару може мати розрізняльну здатність і використовуватись як знак для товарів і послуг, за рахунок внесення певних оригінальних елементів до складу такого позначення. При цьому судом не було враховано, що реалістичне зображення товару сприймається споживачем не як знак для товарів і послуг, а як товар і додання певних відмінних елементів («хвиляста» поверхня губки) до типової форми товару, яким є губка побутова (складається з двох шарів – поролонового та абразивного у формі паралелепіпеду), сприймається споживачем як один із варіантів такого товару.

В цьому рішенні суд навпаки наголошує на тому, що реалістичне зображення товару не може мати розрізняльну здатність, оскільки сприймається споживачем не як знак для товарів і послуг для позначення таких товарів, а як сам товар із охоронюваного переліку.

 

Набуття знаком розрізняльної здатності

 

«Задовго до дати подання заявки № m201008266 власник знака вжив ряд заходів, які у сукупності обумовили набуття знаком розрізняльної здатності внаслідок широкого та тривалого використання.

За рахунок інтенсивного і широкого використання позначення як засобу індивідуалізації товарів правовласника до дати подання заявки № m201008266 воно набуло розпізнавальних ознак, що дозволяють виконувати йому відмінну функцію торговельної марки. Позначення стало впізнаваним в силу оригінальної форми поверхні губки.

Відповідно до наданих Компанією Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited) документів, ТОВ «Ергопак» при виробництві губок надає їм специфічної хвилястої поверхні, спосіб виготовлення якої розроблений директором ТОВ «Ергопак», за рахунок використання спеціального верстата для профілювання ЗМПМ 31,5-12,5-133, який було введено в експлуатацію у 04.12.2001 року.

Таким чином, товар із використанням об’ємного знака за свідоцтвом України № 175926, а саме губки із хвилястою поверхнею, з 2002 року виготовляється ТОВ «Ергорак», за рахунок використання власного спеціально розробленого верстату, що надає поверхні хвилястої форми та відповідно до самостійно створених та запроваджених у виробництві технічних вимог зазначених у габаритному кресленні та технологічній карті.

ТОВ «Ергопак» виробляє товар із використанням знака за свідоцтвом України № 175926 із однаковою хвилястою поверхнею, і за період його виробництва, така поверхня не змінювалась.

Компанія Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited)  надала інформацію про кількість губок із хвилястою поверхнею, реалізованих з 2006-2013, що також підтверджує наявність у знака для товарів та послуг за свідоцтвом України № 175926 розрізняльної здатності».

«Водночас посилання місцевого господарського суду на тривалість використання знака за міжнародною реєстрацією № 798984 не може бути визнано належним обґрунтуванням прийнятого ним у справи рішення, оскільки в даному випадку з боку суду першої інстанції мало місце певне ототожнення товару – цукерок “Raffaello” – з торговельною маркою позивача. Разом з тим, ці об’єкти характеризуються різними індивідуальними ознаками, а тривалість використання може мати правове значення для вирішення даного спору лише, якщо таке використання призвело до виникнення розрізняльної здатності у відповідного позначення. Між тим наявними у справі доказами (висновком судової експертизи від 20.05.09 № 2490, відомостями щодо фактичної наявності схожих за зовнішнім виглядом товарів інших виробників (морозива, печива, тістечок, цукерок тощо) наявність розрізняльної здатності у зареєстрованого Компанією позначення спростовано. При цьому розрізняльна здатність мала бути наявною вже на момент подання відповідної заявки про реєстрацію. 

Суд апеляційної інстанції зазначив, що розгляд зображувального позначення, яке зареєстроване за міжнародною реєстрацією №798984, дозволяє встановити, що воно являє собою реалістичне зображення кондитерських виробів (зокрема цукерок), що мають вигляд кулі з посипкою.

Компанія подала суду докази використання відповідного позначення лише в білому кольорі, тоді як неподання нею доказів використання в Україні до 20.02.2003 та після цього позначення, зображення якого (з урахуванням зареєстрованого поєднання кольорів) було б тотожним зображенню знака за міжнародною реєстрацією № 798984, виключає можливість набуття оспорюваним позначенням розрізняльної здатності внаслідок використання.».

 

При встановленні набуття розрізняльної здатності суд ототожнює товар із торговельною маркою. Відсутні підстави стверджувати, що «за рахунок інтенсивного і широкого використання позначення як засобу індивідуалізації товарів правовласника до дати подання заявки воно набуло розпізнавальних ознак», оскільки власником знака надано докази продажу товару – губок кухонних, а не докази використання «позначення як засобу індивідуалізації». Враховано лише один із перерахованих у методичних виданнях фактор – фактор будь-якого використання. При цьому відсутні відомості про ступінь сприйняття такого товару споживачем. В даному випадку слід було упевнитись, що споживач сприймає таке позначення саме як знак для товарів і послуг, а не як товар, для якого знак зареєстрований.

 

При встановленні набуття розрізняльної здатності, навпаки, суд звертає увагу на недопущення ототожнення товару (цукерки «Raffaello») і знака для позначення такого товару. Проте незрозумілим залишається те, що суд не врахував тривале використання не лише об’ємного зображення позначення як цукерки, а зображення позначення на упаковці товару (цукерки Raffaello», при рекламуванні та продажі зазначеного товару.  Натомість були зроблені суперечливі висновки щодо використання знака в іншому кольорі. Використання знака, як зазначено у рішенні, «лише в білому кольорі, а не в заявлених відтінках білого кольору» не обмежує правову охорону, що надається знаку.[6] Знову ж таки не була врахована думка пересічного споживача щодо розрізняльної здатності позначення та можливість сприйняття його саме як торговельної марки.

 

Охорона реалістичного зображення товару патентом на промисловий зразок

 

«Судом встановлено, що Компанією Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited) є власником патенту України № 8538 на промисловий зразок «ГУБКА ГОСПОДАРСЬКА», заявка на реєстрацію якого була подана 23.06.2003.

Відповідач надав докази на підтвердження того, що знак для товарів та послуг за Свідоцтвом України № 175926 має розрізняльну здатність та не відображає лише форму, що обумовлена одним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату.

Серед доказів наданих Відповідачем були: технічні умови (ТУ У 25.2-31364122.002-2002) від 26.11.2002 р., видаткові накладні із продажу губок із хвилястою поверхнею, зображення верстата для виготовлення губок із хвилястою поверхнею, габаритне креслення губки із хвилястою поверхнею, технологічні карти із порядку виготовлення губок із хвилястою поверхнею, бібліографічних дані патенту на промисловий зразок № 8538, ліцензійний договір про право використання знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 тощо».

 

«Загальновідомо, що товарний знак – це позначення, яким маркуються товари для відрізнення товарів різних виробників. Що ж стосується форми товару, то вона може захищатись патентами на промислові зразки, які є іншими, відмінними від товарних знаків об’єктами права інтелектуальної власності. Тобто, товарний знак не може одночасно бути формою чи зображенням форми товару, для якого він зареєстрований».

 

 

 

Для підтвердження набуття об’ємним знаком розрізняльної здатності судом серед інших доказів враховано патент на промисловий зразок (зображення губки господарської у формі паралелепіпеду з хвилястою поверхнею). Отже, одне й те ж позначення зареєстроване і як знак для товарів і послуг і як промисловий зразок.

Суд вважає, що форма товару повинна захищатись патентом на промисловий зразок і не може бути зареєстрована як знак для товару, для якого він призначений.

Сприйняття обємного позначення споживачем

Перш ніж перейти до коментарів зазначених нижче, подивіться уважно на наведені вище зображення і дайте собі відповідь на такі питання:

Чи відоме Вам позначення як знак для товарів і послуг?

З яким товаром у Вас асоціюється знак?

Чи знаєте Ви хто є виробником зазначеного товару?

 

Споживач бачить товар – губку для миття посуду, стандартної для таких губок форми (паралелепіпед з двома шарами – поролоновий та абразивний, де поверхня поролонового шару є хвилястою) і не може вказати на виробника даної губки чи конкретно назвати торговельну марку, якою маркується даний товар (може назвати дві чи три торговельні марки різних виробників).

Споживач бачить зображення цукерки, що випускається під торговельною маркою «Raffaello» всесвітньо відомої італійської компанії Fererro. Більше того про те, що таку форму та колір товару споживач почав пов’язувати із цукерками «Raffaello» та її виробником свідчать численні рецепти цукерок та тістечок із назвою «Рафаелло», що мають схожий із зображенням знака вигляд та схожий с цукерками смак.

 

Висновок: при прийнятті рішення щодо набуття розрізняльної здатності враховувались тривалість та інтенсивність використання знака Товариством «Ергопак», хоча власником знака є інша особа – Компанія Айвібрідж Венчерз Лімітед. Знак був визнаний таким, що набув розрізняльної здатності внаслідок використання незважаючи на те, що споживач сприймає його як товар, що виходить від різних виробників і не пов’язує його з торговельною маркою конкретного підприємства, яка вказує на особливе джерело походження товару.

Висновок: незважаючи на те, що власник знака доклав значних зусиль для набуття позначенням розрізняльної здатності і споживач пов’язував таке позначення з конкретним виробником, судом було визнано міжнародну реєстрацію недійсною

 

Таким чином, для того щоб реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів мали можливість отримати правову охорону необхідно, щоб реалістична форма таких товарів відрізнялась від загальноприйнятих форм і могла сприйматись споживачем як позначення, що призначене для вирізнення товарів одного виробника від однорідних товарів інших виробників. Тому, якщо будь-який виробник бажає набути права на таку торговельну марку, він повинен до дати подання заявки повідомити споживача про те, що саме ця особлива форма вказує на джерело її походження. Можна також говорити про неможливість виконання позначеннями, що являють собою реалістичне зображення товару, функції знака для товарів і послуг взагалі, що такі позначення повинні охоронятись лише патентами на промислові зразки з огляду на їх природу. Проте спеціальне законодавство щодо торговельних марок допускає до реєстрації об’ємні позначення (тривимірні об’єкти), що являють собою форму чи упаковку товару.

Таким чином, для того щоб реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів мали можливість отримати правову охорону необхідно, щоб реалістична форма таких товарів відрізнялась від загальноприйнятих форм і могла сприйматись споживачем як позначення, що призначене для вирізнення товарів одного виробника від однорідних товарів інших виробників. Тому, якщо будь-який виробник бажає набути права на таку торговельну марку, він повинен до дати подання заявки повідомити споживача про те, що саме ця особлива форма вказує на джерело її походження. Можна також говорити про неможливість виконання позначеннями, що являють собою реалістичне зображення товару, функції знака для товарів і послуг взагалі, що такі позначення повинні охоронятись лише патентами на промислові зразки з огляду на їх природу. Проте спеціальне законодавство щодо торговельних марок допускає до реєстрації об’ємні позначення (тривимірні об’єкти), що являють собою форму чи упаковку товару.

Які критерії встановлені для об’ємних позначень, що являють собою форму товару? Чи можуть реалістичні зображення форми товарів сприйматись як торговельна марка? Про це мова бути йти у наступній статті.

Далі буде…

 

 

[1] Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 23 грудня 1993 р. № 3771-ХІІ (із змінами)

[2] Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 № 116, в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.97 № 72, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 р. за № 276/812.

[3] Левічева О.Д. Експертиза об’єктів промислової власності: заявки на знак для товарів і послуг (торговельну марку) і кваліфікованого зазначення походження товару та/або права використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару: [навч. посіб.] / О.Д. Левічева. – К.: Ін-т інтел, власн. і права, 2006 р. – 128 с.

[4] Рішення господарського суду м. Києва від 05.11.2015 у господарській справі №910/20625/15 за позовом про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг / Єдиний державний реєстр судових рішень / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53409515

[5] Постанова Вищого господарського суду від 27 жовтня 2009р. у господарській справі № 12/136 за позовом про припинення порушення прав інтелектуальної власності та зустрічним позовом про визнання недійсною міжнародної реєстрації № 798984 / Єдиний державний реєстр судових рішень / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/6530092

Постанова Київського апеляційного господарського суду від 15.06.2009 у господарській справі № 12/136 за позовом про припинення порушення прав інтелектуальної власності та зустрічним позовом про визнання недійсною міжнародної реєстрації № 798984  / Єдиний державний реєстр судових рішень / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/3876505

[6] Як зазначено у рекомендаціях Всесвітньої організації інтелектуальної власності:

«9.90. В принципе товарный знак должен использоваться в зарегистрированной форме. Однако Парижская конвенция в своей статье 5 С(2) предусматривает, что «применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной (…) лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку. То же самое предусматривается в разделе 30(3) Типового закона» (Основи інтелектуальної власності. – К.: Юридичне видавництво “Ін Юре”, 1999. – 578 с._